第一个故事 卡比斯特制药公司 VS 专利复审委员会

卡比斯特制药公司（以下简称卡比斯特公司）与专利复审委关于其专利“抗生素的给药方法”（专利号ZL99812498.2）的专利权无效行政纠纷案是新医药用途专利领域最为著名的代表性案件。在该专利被专利复审委员会无效之后，卡比斯特公司历经北京市第一中级人民法院一审、北京市高级人民法院二审和最高人民法院再审，依然获得了全部无效的悲惨结局。然而，这个旷日持久、纠结万分的案件的再审结果，终于为“不产生特定毒副作用的特征”和“给药特征”是否对权利要求请求保护的医药用途发明具有限定作用的问题给出了明确的判断标准，TiPLab磨杵君觉得特别有学习价值。

先看看这个专利授权文本的独立权利1：

1．潜霉素在制备用于治疗有此需要的患者细菌感染而不产生骨骼肌毒性的药剂中的用途，其中用于所述治疗的剂量是3－75 mg/kg的潜霉素，其中重复给予所述的剂量，其中所述的剂量间隔是每隔24小时一次至每48小时一次。

“稻草人”肖红对专利提出了无效请求，她的主要观点是：证据6公开了在2 mg/kg每24小时、3 mg/kg每12小时的剂量下，潜霉素对于多种革兰氏阳性感染有效的内容，并公开了潜霉素的抗菌机理。证据6与权利要求1相比，区别在于给药的剂量和剂量间隔，因此权利要求1不具备创造性。对此，复审委的意见是，虽然权利要求1包括了“不产生骨骼肌毒性”和“其中所述治疗的剂量是3－75mg/kg的潜霉素，其中重复给予所述的剂量，其中所述的剂量间隔是每隔24小时一次至每48小时一次”的限定。然而，由于没有证据表明对潜霉素不产生骨骼肌毒性的副作用的进一步认识能使权利要求1保护的制药用途区别于证据6公开的已知制药用途；同时，本领域技术人员公知给药剂量、重复给药和给药间隔特征是医生在治疗过程中针对患者进行选择和确定的信息，属于用药过程的信息，与制药过程无关，例如包含相同药物含量的制剂可以采用不同剂量以不同时间间隔给药，而包含不同药物含量的制剂也可以以相同的剂量给药，因此给药剂量、重复给药和给药间隔特征对药物本身不产生限定作用，也不能使权利要求1的制药用途区别于证据6公开的已知制药用途，所以，权利要求1的制药用途与证据6公开的用途实质相同。因此权利要求1不具备新颖性。

卡比斯特公司不同意复审委提出的观点，因此向复审委提起了行政诉讼。然而，北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院依然维持了复审委关于全部无效ZL99812498.2的第13188号决定。对此，卡比斯特公司向最高人民法院提起了再审请求。卡比斯特公司坚持认为药品的说明书、标签和包装的撰写以及印刷等药品出厂包装前的所有工序都属于制药过程，区别技术特征剂量和剂量间隔存在限定作用。并且认为“不产生骨骼肌毒性”是本专利区别与现有技术的关键功能和效果特征，使得权利要求1的技术方案与现有技术有本质不同。

最高院在审理后认为：1、对于给药特征——仅体现在用药行为中的特征不是制药用途的技术特征，对权利要求请求保护的制药用途方法本身不具有限定作用。专利法意义上的制药过程通常是指以特定步骤、工艺、条件、原料等指标特定药物本身的行为，并不包括药品的说明书、标签和包装的撰写。对于仅涉及药物使用方法的特征，如给药剂量、时间间隔，如果这些特征与制药方法之间不存在直接关联，其实质上属于获得药物后将药物施用于人体的具体用药方法，与制药方法没有直接必然的关联性，对权利要求请求保护的制药方法本身不具有限定作用。2、对于不产生特定毒副作用的特征——如果该特征没有改变药物已知的治疗对象和适应症，也未发现药物的新性能，不足以与已知用途相区别，则对权利要求请求保护的医药用途发明不具有限定作用。如“不产生骨骼肌毒性”是患者在施用潜霉素之后体内发生的变化产生的结果，因而体现的是药物本身的毒副作用而非新的治疗对象和适应症，更不属于药物的新性能。因此撰写中采用“不产生骨骼肌毒性”的限定没有使其与现有技术中公开的已知用途产生区别，对药物用途本身不具有限定作用，对本案的权利要求1没有限定作用。最终，最高院驳回了卡比斯特公司的再审请求。

“给药特征”是常见的对新医药用途发明的限定特征，可以说上面的故事给出了明确的判断标准，然而在此之前，各方的态度可以说是众说纷纭，可见获得明确的判断标准十分困难，需要从实务中不断总结改进。下面请看发生在第一个故事之前的第二个故事：

第二个故事

回合1 河南天方药业股份有限公司 VS 默克公司

早在1994年10月11日（确实，这是桩陈年旧案），默克公司申请了一件名为“用5-α还原酶抑制剂治疗雄激素引起的脱发的方法”的专利，并于2002年12月25日获得了授权（专利号ZL94194471.9）。然而好景不长，2004年6月18日河南天方药业股份有限公司（以下简称“天方药业”）向专利复审委员会提出了对该专利的无效宣告请求。

先来看看当时该专利的独立权利要求1和6：1. 17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮杂-5α-雄甾-1-烯-3-酮在制备适于口服给药用以治疗人的雄激素引起的脱发的药剂中的应用，其中所述的药剂包含剂量为约0.05至3.0mg的17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮杂-5α-雄甾-1-烯-3-酮。 6. 一种用于治疗雄性激素引起的脱发并促进头发生长的药物组合物，它含有0.05-3.0mg单位剂量的17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮杂-5α-雄甾-1-烯-3-酮和可药用载体。

天方药业竭尽所能，提出了各种各样的无效理由。针对新颖性和创造性的问题，天方药业提供了附件3（欧洲专利说明书EP0285382A2，公开日为1988年10月5日），其公开了17β-(N-叔丁基氨基甲酰基)-4-氮杂-5α-雄甾-1-烯-3-酮（以下简称“目标化合物”）在治疗雄激素引起的脱发，特别是在治疗男性型秃头中的应用。而附件9（CN1137237A，公开日为1996年12月4日）公开了目标化合物治疗人的雄激素引发的脱发的内容，具体的应用剂量为每患者每天5－2000mg。由于要想确定药物的用量，只需根据教科书的教导进行常规的调整，即确定引起药理效应的最小剂量以及出现中毒症状的最小剂量。因此得到权利要求1的技术方案是显而易见的，并且权利要求1也没有达到预料不到的技术效果，不具备创造性。

对此，默克公司认为，附件3没有公开低剂量(0.05-3mg，特别是1mg)的目标化合物可用于治疗雄激素脱发。由于在本专利优先权日之前，本领域技术人员已知目标化合物在头皮组织中的有效性低于在前列腺组织中近100倍，因此其能够预期，为了更好地治疗雄激素脱发，应该进一步提高目标化合物的剂量。因此，本专利说明书中所记载的1mg目标化合物显示出的治疗雄激素脱发的良好效果是预料不到的技术效果。此外，默克公司还提供了一系列的反证说明天方药业提出的证据是不可信的。

天方药业在补充意见陈述书中强调，剂量本身不是产品特征而是治病的方法特征。同时，附件6（Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism，74(2)，第345－350页，公开日为1992年12月31日）已经公开了通过5-α还原酶抑制剂非那雄胺抑制T向DHT的转化可以逆转脱发过程，口服给药0.5mg/天和2.0mg/天均可引起毛发数量显著增加，即给出了给出一个1.0mg/天用药量的启示。其后默克公司也提交了补充意见陈述书，并且双方在后续的口审中继续提交了大（XIN）批（HAO）量（LEI）的证据和反证。

TiPLab磨杵君认为，本案的焦点集中在了区别技术特征给药剂量等能否用于评价“Swiss”型权利要求的创造性。

复审委受理后分析认为，将附件3作为最接近的现有技术，则权利要求1的区别技术特征为：（1）使用剂量为约0.05－3.0mg；(2)给药方式为口服给药。然而，上述两个区别特征均为用药特征。一般而言，用药特征其本身对于制药方法的技术方案不起限定作用。对制药方法来说，原料、制备步骤和条件、药物产品形态或成分等特征能产生限定作用。但是，如果特定的用药过程客观上对制药提出了一定要求，如对制药方法的原料选择、制备步骤以及产品成分等特征产生了影响，即认为用药特征能够在一定程度上暗含了制药特征，从而间接地对制药过程起到限定作用。而关于使用剂量的区别技术特征（1）并不会对制药过程产生限定性的影响，因此该特征对权利要求1不具备限定作用，在新颖性、创造性的评价中视为不存在。

基于上面的论述，目前用以评价权利要求1是否具备创造性的区别特征仅为“给药方式为口服”。专利权人默克公司认为权利要求1所述应用达到了以较低剂量使用这一预料不到的技术效果，那么该技术效果是否是由口服这样特定的用药方式所带来的呢？然而，本专利说明书本身给出了相反的教导，通过“在此实施方案的一组中，5α-还原酶2抑制剂以0.05至1.0mg/天的剂量给药”、“更特别地0.05至1mg/天的剂量系统，口服、肠胃外或局部施用5α-还原酶2抑制剂治疗过量雄性激素病，如雄激素引起的脱发”等记载，可以明确该技术效果与口服剂型之间不存在任何的关联。

因此合议组认为，与附件3的方法所得的产品相比，权利要求1所述的应用所得的产品不存在预料不到的技术效果，因此权利要求1相对于对比文件3不具备创造性。合议组进而全部无效了本专利。

合议组在无效决定中还强调，本专利的贡献仅在于发现了低剂量使用目标化合物的方法，这是一种属于专利法第25条所述的疾病的诊断和治疗方法的用药方法，属于不授予专利权的客体，并且本专利中又不存在其它具有专利法意义的技术贡献，所以本专利不具备创造性。

TiPLab磨杵君认为，本故事中该专利全部无效的“结局”说明：一方面，一项权利要求请求保护的主题是否满足专利法第25条是否属于不授予专利权的客体是讨论这项权利要求是否具备新颖性、创造性的前提。若请求保护的主题根本就属于不授予专利权的客体，那么就无需继续讨论创造性的问题。另一方面，若用药特征不对制药过程产生影响，则用药特征不是真正地对“Swiss”型权利要求产生限定作用，因此不能作为用于评价该权利要求新颖性、创造性的区别技术特征。可见，复审委为代表的行政系统对用药特征的态度是，只有当用药特征对制药过程产生影响，才是有限定作用的技术特征。 然而，TiPLab磨杵君告诉大家，这个故事还没有这么容易就结束呢。专利权人默克公司很郁闷，提出了针对复审委的行政诉讼，具体请看回合2。

回合2 默克公司 VS 专利复审委员会 之北京一中院

默克公司向北京市第一中级人民法院（以下简称“一中院”）提出了行政诉讼。一中院组成合议组后通知天方药业作为第三人参加诉讼。2007年11月15日，大家参与了开庭审理，并再次进行了激烈的纷争。

基于已查明的事实一中院认为，本专利权利要求1和附件3相比区别技术特征确为上述的使用剂量和给药方式。对于给药剂量的问题，一中院认为给药剂量是治病过程中活性成分的使用量，即药物的使用方法，它与所制备的药物产品中活性成分的含量之间没有直接的关系，而是医生针对个体病人，选择服用特定药物的药物剂量以符合病人的特定需要并在个体病人中获得所需的治疗效果。换句话说，给药剂量的确定不仅依赖于制药过程中对药物单位剂量的选择，而且更依赖于医生在治疗过程中根据个体病人的特定需要而进行的选择，其涵盖了医生的治病行为。可见给药剂量这一特征不能体现在制药过程中而只是治病的技术特征，因此不具备限定作用，进而不能用于评价新颖性和创造性。

对于权利要求1是否具备创造性的问题，一中院基于上面的分析认为基于真正有限定作用的区别技术特征“口服给药”，也就是说，只有当口服给药这一给药形式而非其他因素给权利要求1带来了预料不到的技术效果的情况下，才能认为权利要求1相对于附件3具备创造性。基于与复审委相同的意见，一中院认为口服给药的给药形式与低剂量使用目标化合物之间不存在任何的关联，因此认为权利要求1不具备创造性。

在权利要求1不具备创造性的情况下，一中院维持了复审委做出的无效宣告请求申请决定。对于该判决，专利权人默克公司更郁闷了，于是提出了上诉。

TiPLab磨杵君认为，一中院显然持与复审委一致的思路与态度。那么一中院的“上级”北京市高级人民法院对此专利又有什么样的态度呢?请看本故事的第三个回合。

回合3 默克公司 VS 专利复审委员会 之北高院

北京市高级人民法院（以下简称“北高院”）于2008年5月28日受理了本案，并于2008年6月24日公开开庭进行了审理。

对于用药剂量这样的给药特征，北高院既不同意复审委声称的“用药特征本身对于制药方法的技术方案不起限定作用”的观点，也不同意默克公司持有的“物质的制药用途与药品的制备方法不同”的观点，北高院认为：本专利是化合物的医药用途发明，其采用的权利要求撰写方式为“化合物X作为制备治疗Y病药物的应用”这种典型的医药用途权利要求（瑞士型权利要求）。这种方式是为了解决“化合物X用于治疗Y病”为疾病治疗方法不能授予专利权这一专利法的困境，其真正保护的是化合物X的医药用途。如果化合物X的医药用途落实到药品的制备上，则可以视为药品的制备方法，效果与“治疗Y病的药物的制备方法，其特征在于应用化合物X”等同。由此可见默克公司的观点确实是不正确的。

并且，医药用途发明本质上是药物的使用方法发明，因此使用剂型和剂量等所谓的“给药特征”，应当属于化合物的使用方法的技术特征而纳入其权利要求之中。实践中存在于使用剂型和剂量等“给药特征”方面进行改进以获得意想不到的技术效果的情况。此外，药品的制备并非活性成分或原料药的制备，也应当包括药品出厂包装前的所有工序，因此当然也包括所谓使用剂型和剂量等“给药特征”。本专利本身属于对剂量所做的改进而申请的医药用途发明专利。当专利权人在所使用的剂型和剂量等方面做出改进的情况下，不考虑这些所谓“给药特征”不符合专利法的宗旨。所以，专利复审委员会的上述观点也是不足取的。

因此北高院在同时考虑上述两个区别技术特征的情况下评价权利要求1的创造性。首先，由于“要想确定药物的用量，只需根据教科书的教导找出引起药理效应的最小剂量以及出现不良反应的最小剂量即可”，因此，本领域普通技术人员在现有技术的基础上得到低剂量的技术方案无需创造性劳动，也没有证据表明本专利取得了预料不到的技术效果。其次，通过阅读本专利的说明书可以发现，目标化合物在本专利中可以以所有本领域普通技术人员熟知的形式给药，口服剂型属于常规选择，其也没有为本专利带来何种意想不到的技术效果，因此，本专利权利要求1相对于附件3不具备创造性。

基于此，北高院认为本专利不具备创造性，做出了驳回上诉维持原判的判决。并且该判决为终审判决。

虽然回合3的“大结局”依然是全部无效本专利，但是明显可以看出，北高院对“用药剂量”这一给药特征的态度与复审委和一中院都完全不同，其认为“用药剂量”等“给药特征”作为化合物的使用方法的技术特征，对“瑞士”型权利要求有限定的作用，因此能够用来评价权利要求的新颖性和创造性。然而，TiPLab磨杵君需要在此处说明的是，从上面第一个故事中所述的结论来看，此处北高院的判决其实并不准确，在评价创造性时不应该考虑上述的“给药特征”。由于第二个故事发生在前，因此这样的判断结果也是情有可原的。

TiPLab磨杵君认为本篇短文中的两个故事从不同角度说明“瑞士”型权利要求的限定作用的判断标准非常复杂。下期TiPLab磨杵君将继续讨论有关“瑞士”型权利要求的创造性的另一个典型的故事。

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