CAFC在 Eye Therapies 案中强调审查历史对权利要求解释的影响
TiPLab 木桃
2025-08-21

6月30日,CAFC 推翻了 PTAB 对 Eye Therapies 涉及溴莫尼定治疗用途专利 US 8293742(’742 专利)的显而易见认定,并明确了术语“consisting essentially of”的权利要求解释,并将案件发回重审。

案件背景

Eye Therapies的’742专利涉及使用低浓度溴莫尼定(brimonidine)来减轻眼部发红的方法。

在审查过程中,为了克服审查员提出的新颖性问题,申请人将权利要求中的开放式限定“comprising”(包括)修改为半开放式限定“consisting essentially of”(主要由……组成)

现有技术US 6,242,442(简称“Dean”)披露了将两种活性成分——溴莫尼定(brimonidine)与布林佐胺(brinzolamide)联用以治疗眼科疾病。

申请人争辩其修改后的权利要求区别于现有技术,因其不要求除溴莫尼定之外的任何其他活性成分。审查员同意并批准修订版本的权利要求。

Slayback 之后向PTAB提出IPR请求质疑专利有效性,双方争议的焦点是:权利要求的范围是否涵盖与低剂量溴莫尼定联合使用其他药物

PTAB 指出,“consisting essentially of”的通常含义是“发明必须包含列出的成分,但可以包含未列出的、不对发明的基本特性和新颖性产生实质影响的其他成分”,结合涉案专利说明书的相关描述,PTAB 驳回了Eye Therapies的争辩,裁定“consisting essentially of”并不排除与低剂量溴莫尼定一起使用可能引起血管收缩和减少充血的其他活性药物,并进一步认定现有技术使得涉案专利显而易见。

Eye Therapies 随后及时提起上诉。CAFC 最终认定,结合审查历史,“consisting essentially of”应解释为排除使用除溴莫尼定之外的其他活性成分,撤销PTAB的专利无效决定并将案件发回重审。

CAFC观点:“consisting essentially of”排除了使用除溴莫尼定以外的其他活性成分

CAFC指出,专利权人可以改变术语的通常含义,例如,通过在说明书中明确说明其含义,或在审查历史中放弃其他含义。

CAFC认为,申请人在审查过程中关于发明区别于现有技术的争辩有力佐证了“consisting essentially of”这一术语应使用比通常更为严格的解释。具体为,申请人称Dean只公开了两种活性成分联用,并未公开使用一种主要由溴莫尼定组成的药物组合物(即一种不包括任何其他活性成分的药物组合物)来治疗疾病,换句话说,申请人明确表示权利要求中的“主要由溴莫尼定组成的方法”是指“不包括施用其他活性成分的方法”。

’742 专利说明书中的部分实施例提及含有除溴莫尼定之外的其他活性成分的实施例,但法院指出,虽然对该术语的解释并未囊括所有替代实施例,但这并不能否定该解释的适用性,尤其是考虑到其在审查历史中得到了有力支持。

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