美国作为目前的全球第一大经济体，在全球经济一体化进程中，是中国企业的主要国际竞争角斗场，其中专利领域的竞争越来越引起人们的注意。美国具有十分成熟完备的专利法律体系保护体系，也是专利运用最活跃的国家之一。因此，一家企业拥有灵活有效的专利策略，有利于在国际贸易活动中保护自身产品，预防竞争对手侵权，提升市场份额，亦可转化为商业筹码用来交易和谈判。本文中，笔者将依据美国Leahy-Smith America Invents Act（莱希-史密斯美国发明法案，于2013年3月16日起开始实施）和专利申请实践，初析根据美国特色的专利法律法规，灵活申请美国专利的策略。

专利申请途径

中国企业申请美国专利通常出于以下原因：竞争市场涉及美国，或者发明实验部分或全部在美国境内完成。为了抢占美国市场，或吸引美国资本，往往需要取得美国专利。

根据是否需要中国申请优先权，美国申请途径分为三种： 申请人可以选择委托美国专利律师或专利代理人直接向美国专利商标局USPTO提出专利申请，不需要优先权申请；

也可以通过《巴黎公约》途径在首次向中国国家知识产权局CNIPA提交专利申请后12个月内向USPTO提出申请，同时主张中国申请的优先权；

或者先提交PCT国际专利申请，在首次向CNIPA提交专利申请后30个月内在USPTO办理进入美国国家阶段的手续，其中PCT申请可以作为首次申请或主张在先申请的优先权。

直接提交美国申请

直接提交美国申请的优点在于，可以灵活运用临时申请（provisional patent application，PPA）。

尤其是在竞争紧迫领域，为了抢占更早的申请日期，对于初步设想的发明计划，申请人可以根据规定美国专利法第111(b)条和第119(e)条（即35 U.S.C § 111(b)和35 U.S.C § 119(e)），通过提交PPA，仅提交草稿性说明文件，并在申请后12个月内根据研究进展来判断发明价值，再以PPA为优先权在美国提交英文正式申请或中国申请。

临时申请与正式申请的区别在于，不会进行实质审查，不转为正式申请就不会公布；文本无须撰写权利要求书；PPA费用低于正式申请；PPA不能主张其他专利的优先权，但可以作为美国正式申请或中国申请的优先权；而专利届满日的起算日不以PPA的申请日为起点，而是以正式申请的申请日为起点。

在日新月异的热门领域，与其待技术特征完备后再提出申请，不如运用多次提出临时申请的策略为每个重要的技术特征确立各自的优先权日，对于后续正式申请的授权和无效诉讼可能会发挥意想不到的益处。

另外，如果计划申请专利的发明内容由于论文发表或产品宣传等原因而被意外公开，可以利用美国给予发明人12个月的宽限期（35 U.S.C § 102(b)），一年之内及时提交美国申请，尽量挽回损失。

另外由于美国法律规定的宽限期是从申请的优先权日开始起算，因此在申请人发现发明内容被意外公开将近一年来不及准备美国申请的极端情况，还可以选择提交一份中国专利申请，然后通过在12个月内通过《巴黎公约》途径或30个月内通过PCT途径进入美国。虽然作为优先权的中国专利不能在中国取得授权，但只要优先权的中国专利的申请日在意外公开日期1年内，仍有在美国取得授权的可能性。

但是，如果申请人希望在中国或其他国家获得专利权，并不鼓励申请人在申请前提前公开发明内容。

基于中国申请的优先权

考虑到申请成本，先提交中国申请，并在12个月内通过《巴黎公约》途径或30个月内通过PCT途径进入美国，也不失一种稳健的申请方式。

两相比较，前者更适用于仅进入一个或两个国家且希望尽快审查和尽快授权的案件；而后者适用于打算进入多个国家的案件，准备时间更宽裕且可提供有价值的检索报告和审查意见。

值得注意的是，美国通过PCT途径提出美国专利申请有两种方式：分别基于35 U.S.C § 371（“371方式”）和35 U.S.C § 111（“by-pass方式”）办理。

前者，根据PCT国际公布文件，向USPTO提交英文翻译文本；后者，放弃PCT而提出一件以PCT申请为母案的新的连续案或部分连续案申请。

区别在于，“371方式”在审查时沿用PCT的单一性规则（类似于中国专利法中的单一性），因此适用于一件申请中存在主体种类较多的技术领域，例如医药领域；而“by-pass方式”可以重新撰写权利要求书，“部分连续案”甚至可以在说明书和附图中增加新内容，还可以申请Track One优先审查，但必须满足35 U.S.C § 121的限制要求。

“保密审查”与“外国申请许可证”

需要注意的是，如果发明或实用新型内容部分或者全部在中国完成，根据中国专利法第二十条第一款20（1）、第二十条第四款20（4）和专利实施细则第八条的规定，应该在向USPTO提交美国专利申请或向国外机构提交专利国际申请前，向CNIPA申请完成保密审查，否则该专利将不能在中国取得授权。

同样，如果发明部分或者全部在美国完成，也需要根据35 U.S.C § 184规定申请得到USPTO的外国申请许可证（Filing of application in foreign country），否则不得在美国提出申请之后的6个月之内向外国提交申请。

其他

另外，美国专利和中国专利法的可专利客体不完全相同。例如美国专利法对诊断方法和疾病治疗方法没有设定限定，因此权利要求中可以直接要求保护一种用于治疗疾病的方法或用于诊断疾病的方法。

对于这种在中国不能申请专利的发明，可以利用申请美国专利而挖掘商业机会。

参考文献：

《国外及我国港澳台专利申请策略》知识产权出版社，2018年9月第1版。

所有图片来自USPTO、PCT官网。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。