第三个故事 新加坡科技研究局 VS 专利复审委

新加坡科技研究局（以下简称“申请人”）拥有的专利申请“使胚胎干细胞分化成表达AQP-1的细胞的方法”（申请号200880107638.8）被原审部门在2012年8月27日无情地驳回了，驳回的理由是本申请不符合专利法第5条的规定。

驳回的权利要求1为： 一种使人胚胎干(hES)细胞分化成表达AQP-1的细胞的方法，该方法包括：在没有先形成胚状体的情况下，在足够诱导hES细胞分化成表达AQP-1的细胞的条件下，在细胞外基质(ECM)分子存在下，在肾特异性培养基中培养未分化的hES细胞，所述未分化的hES细胞来自如HUES-7的细胞系。

驳回的权利要求11为： 一种在没有先形成胚状体的情况下在细胞外基质分子存在下并且在肾特异性培养基中由人胚胎干细胞群体直接分化的细胞群体，所述人胚胎干细胞来自如HUES-7的细胞系，其中，约2％～约50％的细胞表达AQP-1。

原审部门认为，本申请说明书和权利要求书涉及一种“使胚胎干细胞分化成表达AQP-1的细胞的方法”，上述人胚胎干细胞需要从人胚胎获取，这会导致破坏人胚胎，且涉及人类胚胎的工业或商业目的的应用，即使权利要求中限定“所述未分化的hES细胞来自如HUES-7的细胞系”，由于其原始来源仍然是人胚胎，同样不能克服对人胚胎干细胞的利用，并且这样的技术方案可能推动人们进一步的破坏胚胎和获得胚胎干细胞，因此违背了社会公德，违反了专利法第5条的规定。

对此，申请人认为，细胞系标识符“HUES-7”是该细胞系的产品目录号，HUES-7是本申请中所使用的市售的干细胞系的产品目录标识符，该信息在原始提交的申请文件中就已经提供(根据说明书第13页最后一段以及第17页第2段的内容)，因此本申请所涉及的仅是来自市售的细胞系的细胞，并不涉及人胚胎，本领域技术人员无需破坏任何人胚胎来完成本发明，本发明并不涉及人类胚胎的工业或商业目的的应用。

对于申请人的上述意见，原审部门在前置审查时认为，权利要求中“未分化的hES细胞来自如HUES-7的细胞系”的限定方式表明所述技术方案可以使用人胚胎干细胞；同时，说明书发明内容部分使用的是“hES”，而不仅限于HUES-7的细胞系。

申请人对此前置审查意见修改了权利要求1和11，将“来自如HUES-7的细胞系”修改为“来自HUES-7的细胞系”。

复审委受理后合议组认为，如果实施发明时所需的人胚胎干细胞来自成熟的商品化人胚胎干细胞系，而无需破坏任何人胚胎，则发明并不涉及人胚胎工业或商业目的的应用，不违反社会公德。

再看本申请，由于本申请涉及一种使胚胎干细胞分化成表达AQP-1的细胞的方法，说明书中明确记载了所述人胚胎干细胞通过培养来自霍华德•休斯医学研究的HUSE－7细胞系而获得，并且修改后的权利要求1和11也已经将hES细胞具体限定为“来自HUSE－7细胞系”。已经证实HUES-7细胞系是一种已建立的人胚胎干细胞系，它可以在体外无限增殖。同时本申请说明书本身也没有记载所使用的人胚胎干细胞是通过破坏人胚胎组织而获得的，因此本申请并不包括直接通过破坏人胚胎组织获得的人胚胎干细胞系的技术方案。

关于人胚胎干细胞的追溯问题，合议组认为，虽然人胚胎干细胞的原始来源必然是人胚胎，但对原材料的获得方式不宜无限溯源，在现有技术中已经存在获得人胚胎干细胞的其他途径例如培养自成熟、稳定的商品化细胞系的情况下，不宜再进一步追究获得该细胞系的原始途径，从而保证既不鼓励任意破坏人胚胎而违反社会公德，又不过度限制科技发展。据此，合议组认为修改后的权利要求符合专利法第5条的规定，并作出了撤销驳回的决定。

TiPLab磨杵君认为，目前不少有关动物细胞的专利申请会涉及干细胞、胚胎的内容，尤其在利用干细胞进行“转化医学”研究已经成为当下研究热点的情况下，这些涉及干细胞、胚胎内容的专利申请存在违法专利法第5条规定的可能性。TiPLab磨杵君总结了一些相关案例，发现目前评价专利法第5条的条件之一为：如果实施发明时所需的人胚胎干细胞来自成熟的商品化人胚胎干细胞系，而无需破坏任何人胚胎，则不违反社会公德。通过上面的故事，TiPLab磨杵君觉得一方面，为了规避违反“公序良俗原则”的风险，需要将权利要求限定到合适的、能够说明不含有“破坏任何人胚胎、涉及人胚胎工业或商业目的的应用”的内容，另一方面，说明书中千万不能含有相反内容的记载，以防无法自圆其说。

介绍完了有关“公序良俗原则”有关的事宜，接下来TiPLab磨杵君和大家介绍一下实用性相关的问题。这是因为我国不接受“动物品种”是授予专利权的客体，因此申请人通常会寻求保护动物模型的构建方法。那么问题来了，动物模型的构建方法会涉及到实用性的问题吗，传说中的“外科手术”又是怎样的评价尺度？请看下面的故事：

第四个故事 川北医学院附属医院 VS 专利复审委员会

这个故事所涉及的专利申请的名称为“用于核磁共振研究的金黄地鼠胰腺癌动物模型构建方法”（申请号CN201019087024.4），其中被驳回的权利要求1为：1.一种用于核磁共振研究的金黄地鼠胰腺癌动物模型构建方法，其特征在于所用动物为金黄地鼠，所用致癌诱导物质为N-亚硝基双(2-氧丙基)胺，构建操作：将所述致癌诱导物质N-亚硝基双(2-氧丙基)胺用生理盐水配制成浓度为1mg/ml的致癌诱导液，按1公斤金黄地鼠体重1次使用10mg N-亚硝基双(2-氧丙基)胺计算每次注射致癌诱导液的剂量，将所述致癌诱导液按计算的剂量于金黄地鼠背部行皮下注射，每周一次，连续注射至少7周，停止注射致癌诱导液后正常饲养至少23周，即形成金黄地鼠胰腺癌动物模型。

被驳回的理由看上去有点“简单粗暴”：这种模型构建方法是以有生命的金黄地鼠为实施对象，涉及皮下注射即非治疗目的的外科手术方法，无法在产业上使用，因此权利要求1不具备专利法第二十二条第四款所规定的实用性。

那么问题来了，“皮下注射”是否属于“非治疗目的的外科手术方法”，换言之，什么才能不算在“非治疗目的的外科手术方法”的范畴内而具备实用性？TiPLab磨杵君想先解释一下专利中“外科手术方法”的含义：《审查指南2010》第二部分第一章第4.3.2.3节中的外科手术法，是指使用器械对有生命的人体或者动物体实施的剖开、切除、缝合、纹刺等创伤性或者介入性治疗或处置方法。原审部门认为，注射会导致人体或动物体产生创伤，因此注射属于外科手术方法。

申请人对上述驳回的理由觉得难以接受，因此他们没有修改权利要求，直接提出了复审请求。申请人在提出复审请求时还提交了很多中国专利作为证据，在这些专利的授权公告文本中，权利要求均含有“注射”的表述和含义。申请人希望以此来进一步证明“注射”是可以被中国专利法所接受的。

可见该案请求复审的结果将直接与合议组对“注射”的态度有关。

合议组受理后认为，权利要求1的主题为“一种用于核磁共振研究的金黄地鼠胰腺癌动物模型构建方法”，该主题并不属于非治疗目的的外科手术方法。而权利要求中包含的技术特征“注射”本身不涉及具体实施细节，在实施时不存在个体差异，是本领域技术人员能够重复实现的，也是能够实现产业化的。因此，仅在特征部分包含“注射”步骤的权利要求1并不属于非治疗目的的外科手术方法的范畴，从而认为其具备实用性，撤销了驳回决定。

对于类似于“注射”的“外科手术”如何界定，合议组进一步阐述到：在判断实用性时，首先分析权利要求的主题是否属于非治疗目的的外科手术方法，如果主题排除了非治疗目的的外科手术方法，则分析该技术特征的实施是否依赖于个体差异，以及其对整体技术方案再现性的影响，如果不存在个体差异，能够重复再现，则该权利要求能够在产业上使用，因而具有实用性。

TiPLab磨杵君认为上面这个小故事中所涉及到的判断“注射”是否属于“外科手术”的思路非常具有代表性，按照主题是否属于非治疗目的的外科手术方法——技术特征的实施是否依赖个体差异——整体技术方案是否有再现性的思路，很多有关动物模型构建方法的权利要求是否具备实用性的疑问就变得逐渐明晰起来。

下面TiPLab磨杵君的将借助一个类似的小故事来进一步说明上述的思路。

第五个故事 军事医学科学院野战输血研究所 VS 专利复审委员会

这个申请号为CN201210109631.8的专利申请“一种小动物肝脏特异性基因转染方法以及以其为基础的转基因小动物模型的构建方法”，也因为不具备实用性的原因被驳回。

该专利申请的权利要求1中也有“敏感词汇”——注射：1. 一种构建转基因小动物模型的方法，包括下述步骤：1)构建携带目的基因的重组表达质粒；2)以眼底静脉丛注射技术和静脉高压注射转染法为基础的小动物肝脏特异性基因转染方法将所述重组表达质粒转染到小动物体内，得到转基因小动物模型。

进入复审程序后，合议组仍然按照第二个故事中的思路进行审查。合议组认为，首先，通过权利要求1的主题“一种构建转基因小动物模型的方法”即能明确这不是一项关于非治疗目的的外科手术方法的权利要求。其次，本领域公知，在小动物眼底静脉丛注射已是常见的实验手段（TiPLab磨杵君插嘴说，本专利申请的申请人很拼，曾在实质审查阶段答复OA时提供了多篇非专利文献来证实眼底静脉丛注射是本领域常规技术手段这个问题）。同时，由于眼底静脉丛注射并不需要复杂的技术步骤，也不依赖于实施人的技术水平，并且对动物个体及动物的眼底没有任何特定要求，更不需要根据个体的特征进行相应的改变，因此不会因为在技术方案中采用了眼底静脉丛注射就使得个体的差异影响了技术方案的实现。所以从本领域技术人员的角度能够判断上述权利要求1中的“眼底静脉丛注射”具有可再现性。

同样地，“静脉高压注射”和“眼底静脉丛注射”之间的区别仅在于注射的位置不同，从尾静脉转移到眼底静脉并不会改变“注射”操作本身，也不会导致不可再现、不可在工业上使用的结果，因此“静脉高压注射”和“眼底静脉丛注射”仅属于简单的介入性处置步骤，不存在不具备实用性的可能。据此申请人最终收到了撤销驳回决定的好消息。

通过上面的两个小故事，TiPLab磨杵君认为，在目前的审查实践中，“注射”可以被近似地认为属于“简单地介入性处置”，争辩采用注射手段的制备方法限定的动物模型的权利要求具备创造性的胜算还是比较大的。同时，在撰写有关动物模型的专利申请时，可以借助“权利要求的主题是否属于非治疗目的的外科手术方法——权利要求中技术特征的实施是否依赖个体差异——权利要求的整体技术方案是否有再现性”的思路，考虑好权利要求如何克服不具备实用性的问题。此外，对生物医药领域的其他专利申请而言，在实质审查阶段收到审查员“权利要求XX不具备”实用性的审查意见时，也可结合审查意见和上述的思路，针对性地修改和进行争辩。

TiPLab磨杵君总结上期和本期的短文后发现，动物模型和动物细胞发明真是会涉及好多法律问题呢，可见我们必须继续在理论上钻研，在实践中总结，为动物模型和动物细胞发明争取合理的保护范围。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。