案件背景
2022年4月15日,Biofer在纽约东区联邦地区法院起诉Vifor,主张其侵犯美国专利US8759320B2(下称“’320专利”)。Biofer指控的行为涉及Injectafer产品及其活性药物成分的制造、使用、许诺销售、销售或进口,以及诱导American Regent实施侵权。Injectafer为羧基麦芽糖铁注射液(ferric carboxymaltose injection),属于静脉补铁药物。
’320专利于2014年6月24日授权,涉及一种改进的铁-糖络合物制备工艺,包括:糖活化(氧化)、与铁化合物络合、络合物纯化和稳定化四个步骤,而现有制造工艺可能产生不稳定或具有毒性的络合物。其中,糖氧化可以通过将糖与溴在溶液中反应从而将糖的醛基(—CHO)转化为羧基(—COOH),可以通过调节溶液的 pH 值来控制该氧化反应。
涉案权利要求1涉及一种糖的活化或氧化方法,主要限定包括:具有末端醛基的糖与溴在pH介于7.0和9.0之间的溶液中反应,使末端醛基发生特异性氧化;糖选自糊精和右旋糖酐;向溶液加入次氯酸盐及碱金属或碱土金属溴化物,使溴原位生成;次氯酸盐相对于末端醛基按化学计量加入,并控制加入速率,使溶液中始终不存在过量次氯酸盐。
说明书指出,为了能够选择性氧化糖的末端醛基,避免其他醛基位点被氧化而导致糖分解,应将反应pH维持在5.0-12.0,优选7.0-9.0。
地区法院解释权利要求后作出不侵权判决
2024年3月29日,地区法院将权利要求1中的短语“pH介于7.0和9.0之间”(“pH between 7.0 and 9.0”)解释为pH维持(maintained)在7.0和9.0之间的区间内。法院认为,内部证据支持在整个相关反应过程中维持该范围。
Biofer的测试显示,Vifor的制造工艺中约90%的氧化反应时间处于pH 7.0-9.0。基于这一证据,Biofer同意:按照地区法院的解释,其无法证明侵权。2024年8月30日,地区法院作出不侵权判决,Biofer随后上诉。
争议焦点
核心争议是:权利要求1中的“pH介于7.0和9.0之间”,是否要求在整个氧化反应期间维持该范围?
Biofer主张,该术语的含义在文字上已经清楚,内部证据也不要求作出特别解释。“between”的作用类似连接两个数值的连字符,并未增加“在整个氧化反应期间维持pH”的功能性要求。如果必须解释,也只应解释为“7.0至9.0之间的pH范围”。
Vifor主张,权利要求的pH条件指向整个氧化反应,说明书和审查历史均描述并强调,在氧化步骤中维持pH 7.0-9.0的重要性。
判决主要观点
CAFC同意地区法院的意见,将“pH介于7.0和9.0之间”解释为“pH维持在7.0和9.0之间的区间内”,鉴于Biofer已承认,按照这一解释,Vifor不构成侵权,CAFC因此维持地区法院作出的不侵权判决。
- pH条件在语法上修饰整个氧化反应步骤
CAFC首先分析权利要求语言。从语法上看,权利要求1中的“在pH介于7.0和9.0之间的溶液中”修饰的是“使糖反应的步骤”。双方对这里的“步骤”指向四步制造工艺中的整个氧化步骤,并无争议。因此,所述pH范围界定的是整个氧化步骤持续期间的溶液环境。
- 说明书及其实施例反复要求在反应期间维持pH
CAFC指出,说明书既说明维持pH对避免解聚的重要性,又明确记载:在糖的整个活化反应期间,通过调整次氯酸盐加入速率,控制pH并将其维持在固定范围,优选7.0-9.0。
此外,与权利要求1氧化步骤有关的实施例5、6和7,均描述了在反应时将pH维持在7.0-9.0。法院认为,说明书对“反应期间维持pH”的反复、一致描述,支持权利要求具有同样含义。
- 审查历史进一步支持pH需维持在7.0-9.0
在审查过程中,Biofer提交了发明人Egidio Marchi博士的声明,以证实权利要求所述pH区间的重要性。Marchi博士重现了说明书实施例5的氧化反应,并比较不同pH条件下的结果:将pH维持在7.8-8.2时,反应具有较高选择性,且不会增加解聚;将pH维持在9.8-10.2时,则会发生糖的解聚。
Biofer依据该声明向审查员解释,在权利要求范围之外,反应不能有效防止糖受到破坏性攻击。CAFC指出,权利要求是在这一基础上获准的。因此,审查历史也支持:为了实现所述特异性氧化,并达到避免解聚这一发明目的,pH必须维持在7.0-9.0。
- 要求维持7.0-9.0,并非不当读入优选实施方式
Biofer认为,说明书披露5.0-12.0这一较宽范围也适合避免解聚,因此不能据此推导出必须维持在优选的7.0-9.0。
CAFC认为,说明书虽披露较宽范围,而权利要求1明确限定为7.0-9.0这一较窄范围。每项权利要求无需覆盖说明书中的所有实施方式,因此,将权利要求解释为该较窄范围,并不构成将优选实施方式不当地读入权利要求。
- “允许短暂偏离”的主张未在地区法院提出,不能在上诉中提出
在CAFC口头辩论中,Biofer律师提出,正确解释应涵盖主要在pH 7.0-9.0进行、但短暂偏离范围的氧化反应,前提是反应仍实现权利要求所述特异性氧化。
CAFC进一步指出,Biofer此前在地区法院提出了相反论点:溶液pH只需进入7.0-9.0范围一毫秒即可。因此,法院认定,“允许短暂偏离”的主张因未及时提出而丧失在本次上诉中获得审查的机会。
Takeaway
本案提示,制造工艺专利中的参数范围解释,需结合权利要求语言,以及说明书、实施例和审查历史中等内部证据中的一致表述。因此,在撰写专利申请文件及答复审查意见时,应充分考虑对参数作用、适用条件及技术效果的描述和争辩,可能对未来权利要求范围的解释产生的影响。
* 以上文字仅为促进讨论与交流,不构成法律意见或咨询建议。
