案件背景

涉案专利是IBSA Institut Biochemique, S.A.的US7723390（简称“390”专利），对应的产品是IBSA的Tirosint^®，一种用于治疗甲状腺疾病的口服软胶囊。 Teva harmaceuticals USA在Tirosint^®的仿制药注册申请（ANDA）中，提出“390”专利的权利要求1、2、4和7-9不清楚而无效。IBSA对此提起侵权诉讼。

“390”专利的Claim1保护了一种包含甲状腺激素的药物组合物，其中使用了“half-liquid”这个术语，具体如下所示。

在相关领域中，“half-liquid”这个词并不常见，因此，Teva以“half-liquid”定义不清楚为由，主张“390专利”无效。

专利权人IBSA则将“half-liquid”解释为本领域中常用的“semi-liquid”，即，是一种在固体 和液体之间具有较浓稠度的物质”，主要依据如下： 1. “390专利“的优先权文本是一个意大利专利申请，在优先权文件中，对应“390“专利中“half-liquid“的位置上，使用的是”semiliquido“这个词； 2. 按照意大利优先权文本直接翻译的英译文和390专利说明书引用的几篇参考文献中，均使用了“semi-liquid“这个词。

因此，本案争议的焦点在于：“half-liquid”是否可以解释为“semi-liquid”？对此，地方法院和联邦法院分别从权利要求书、说明书、审查历史和外部证据这四个层面进行调查，均认为“half-liquid”与“semi-liquid”存在差异，”390”专利不能合理确定地告知本领域技术人员本发明保护的范围，因此权利要求1、2、4和7-9无效。

“half-liguid”区别于“semi-liguid”是翻译的区别还是刻意为之？

首先，从权利要求的语言出发，权利要求1同时使用“half-liquid”和“liquid”以描述软胶囊的内相，至少说明“half liquid”不是“liquid”。 其次，“390”专利的说明书和优先权文本的英译文存在多处明显不同，因此不能认为意大利优先权文本及其英译文与“390”专利的术语有对应关系。且法院认为“390”专利的说明书中引用的参考文献中有“semi-liquid“这个词，而专利文本中使用了“half-liquid”，恰恰证明申请人不使用“semi-liquid”而选择“half-liquid”是刻意为之，为的是主张不同的范围。

根据“390”专利说明书的记载，“half-liquid”与“paste”和“gel”在多处句子中同时出现，例如，① “……, said soft capsule contains an inner phase consisting of a liquid, a half-liquid, a paste, a gel, an emulsion or a suspension comprising ……或②”Soft capsules (SEC) with liquid, half-liquid, paste-like or gel-like inner phase“。可以看出申请人认为“half-liquid”与paste或gel是可以相互替代的物质，即，“half-liquid”区别于paste或gel。

IBSA曾在某次答复审查的意见中主张““half-liquid”是一种介于固体和液体之间的高浓稠度的物质”，而paste和gel均是介于固体和液体之间的高浓稠度的物质，根据IBSA的说法，“half-liquid”应该是不包含paste和gel在内的介于固体和液体之间的高浓稠度物质，这样的物质有哪些，本领域技术人员是不清楚的。

法院还发现，在本案的公布文本中，权利要求14使用了“semi-liquid”这个术语，但权利要求14引用的权利要求12使用了“half-liquid”，虽然最后的授权专利删除了权利要求12，但法院认为申请人在公布文本的权利要求中对这两个术语的区别使用，证明申请人理解的“semi-liquid”和“half-liquid”的定义是不同的。 ## 外部证据无法证明“half-liguid”的含义是清楚明确的

此外，法院调查了外部证据，包括词典、专利和非专利文献，以及专家证言，进一步证明本领域技术人员不能以合理的把握来理解“half-liquid”的清楚定义。理由如下：IBSA提供的记载“half-liquid”的词典和若干其他专利与“390”专利的技术方案无关，且没有教科书或期刊使用”half-liquid“代替“semi-liquid”，IBSA的专家也无法清楚地界定什么是“half-liquid“。

慎重选择权利要求中的术语

这个权利要求不清楚造成的无效案件提醒我们，保证权利要求的每一个术语具有清楚明确的含义是特别重要的。当出现不常用或发明人自创的术语时，必须搞清楚该术语涵盖的内容是什么，并在说明书中清楚地定义。对于相同含义的术语，在说明书上下文和答辩过程中应保持用词一致。最后，在专利文件的翻译中，针对权利要求中的关键术语，务必确认翻译后的术语是否体现了原文的真实意思。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。