案例分析

发现现有药品新的医疗用途，是对医疗事业的有力促进，也是病患的福音。在制药领域，药品的新用途往往被称为“第二制药用途”，包括中国在内的世界各主要国家和地区的专利制度，都可以对符合条件的“第二制药用途”授予发明专利权。

本文以第1F246915号复审案为例，简要探讨如何判断第二制药用途的新颖性。第1F246915号复审案（以下简称“本案”）与一件名为“用于肌萎缩性侧索硬化的治疗剂”（申请号为CN201380066625.1）的发明专利申请有关。

驳回决定中的权利要求

1.生长激素促分泌素受体激动剂或其药学上可接受的盐用于制备治疗肌萎缩性侧索硬化的药物的用途，包括将所述药物施用给具有肌萎缩性侧索硬化和不严重吞咽困难的个体。

2.根据权利要求1所述的用途，其中所述个体对肌萎缩性侧索硬化的现有治疗剂也无应答或不充分应答。

修改后的权利要求

复审请求人在答复复审通知书的过程中，合并了原权利要求1和2，修改后的权利要求1如下所示。

1.生长激素促分泌素受体激动剂或其药学上可接受的盐用于制备治疗肌萎缩性侧索硬化的药物的用途，包括将所述药物施用给具有肌萎缩性侧索硬化和不严重吞咽困难的个体，其中所述个体对肌萎缩性侧索硬化的现有治疗剂也无应答或不充分应答。

争议焦点

本案关于新颖性问题的争议焦点在于当对比文件中的体外研究揭示了某现有药物潜在新用途的作用机理时，该用途发明是否具备新颖性？

复审请求人

复审请求人认为，对于本领域技术人员而言，给定化合物的阳性体外结果不足以确定该化合物事实上在治疗人中的肌萎缩性侧索硬化（ALS）时会有效。因此，本领域技术人员不会认为对比文件1和2的体外研究表明了“葛瑞林可以用于治疗人中的ALS”。其次，权利要求修改后，“具有肌萎缩性侧索硬化和不严重吞咽困难的个体”具有限定作用，使得患者群可以区别于已知群体。因此，权利要求具备新颖性。

专利复审委员会

首先，药物体外研究结果能否在临床研究中得到证实与体外研究结果是否可信是两个不同的问题。前期体外研究结果能否在后期研究中得到最终确认，属于药物研发的风险问题，即使用人进行的临床试验，也有前期临床试验成功，后期临床试验失败的风险。在实际的专利申请过程中，当体外研究结果可信时，可以用来支持专利申请中的结论。在本案中，对比文件1和2通过体外研究证明葛瑞林（本申请权利要求1中生长激素促分泌受体激动剂的下位概念）削弱了由慢性谷氨酸盐兴奋毒性诱导的脊髓运动神经元死亡，强烈活化运动神经元中的细胞外信号调节激酶(ERK)1/2和Akt，公开了施用葛瑞林可能对预防人ALS中的运动神经元衰退有潜在的治疗价值。

第二，根据说明书的描述，ALS的病理学进展包括运动神经元的进行性变性、肌萎缩、肌无力、麻痹等，“具有肌萎缩性侧索硬化和不严重吞咽困难的个体”仅仅是在实验过程中选择的实验对象，“个体对现有治疗是否充分”也是医生在应用现有治疗方法之后进行判断才能得出的结论，其属于医生在诊疗过程中判断的结果。前述两种限定体现在用药过程中，而非制药用途中，并且也没有证据表明所述患者群属于不同的ALS，因此，权利要求1相对于对比文件1或2均不具备新颖性。

对“化学产品用途发明的新颖性”的判断

对于化学产品用途发明的新颖性，可从四个角度去考量：

（1）新用途是否被原已知用途的作用机理、药理作用直接揭示；

（2）与已知用途是否实质上不同；

（3）是否是已知用途的上位概念；

（4）与使用有关的特征（给药对象、给药方式、途径、用量等）是否对药品本身具有限定作用，仅体现在用药过程中的区别特征不能使用途具有新颖性。

从上述角度来思考，本案的对比文件1和对比文件2已通过体外实验揭示了葛瑞林治疗ALS的机理，从而证明了葛瑞林对于ALS有潜在的治疗能力。其次，葛瑞林是生长激素促分泌素受体激动剂的下位概念，下位概念的公开影响了上位概念的新颖性。第三，修改后的权利要求1中的限定“吞咽困难/对肌萎缩性侧索硬化的现有治疗剂的应答情况”是对用药过程的限定，而非对药品本身的限定，对于制药用途未产生实质性影响，因此这些限定也不能使用途具有新颖性。

小结

根据“第二制药用途”新颖性的判断标准，对于想要申请第二制药用途的申请人而言，需要尽可能地探索现有药物的新性能或新机理。此外，需要用药物制药过程中的特征而非使用过程中的特征去限定新用途。

对于一类已知化合物的第二制药用途发明，在撰写申请文件前，需要进行新颖性检索，明确各个下位概念是否被现有技术公开，从而设计合理的权利要求层次。