案情介绍

普拉格雷是一种口服抗血栓药物，由第一三共和礼来两公司共同开发，该药物于2009年2月在欧盟被批准上市。中国专利01815108.6要求保护的是普拉格雷的盐酸盐和马来酸盐，该专利于2005年8月10日在中国被授权。该专利历经无效程序，一审，二审和再审程序，最终被宣告全部无效。

双方争议焦点

在无效程序和一审程序中，国知局和一审法院认为该专利不具有创造性，应当被宣告全部无效，而二审法院做出了相反的判决。在再审程序中，最高院撤销了二审法院的判决，维持了一审判决。自此，持续了9年的无效拉锯战尘埃落定，最终该专利被全部无效。本案争议的焦点在于：该专利相对于现有技术是否具有预料不到的技术效果。

在无效决定中国知局认为，由于证据2和3中已经公开了普拉格雷化合物“药学上可接受盐”这一大范围。而涉案专利在这一较大的范围中，选择了普拉格雷盐酸盐和马来酸盐这两种具体的方案，属于选择发明，因此，在判断涉案专利是否具有创造性时，应当考虑其相对于现有技术是否取得了预料不到的技术效果。

根据《专利审查指南》规定：选择发明，是指从现有技术中公开的宽范围中，有目的地选出现有技术中未提到的窄范围或个体的发明。选择发明也需要满足该法条中关于创造性的规定，即与现有技术相比，发明应具有突出的实质性特点和显著的进步。在进行选择发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。

无效决定和一审判决

关于技术效果，国知局认为，说明书中记载的对比实验仅仅说明普拉格雷盐酸盐、马来酸盐相对于普拉格雷游离碱的改进，没有证据表明该专利的普拉格雷盐酸盐、马来酸盐相对于现有技术，即上述证据2或证据3中公开的“药学上可接受盐”范围内的其他盐具有何种预料不到的技术效果，因此，被国知局宣告全部无效。专利权人起诉至法院，一审法院认可了国知局的观点，维持了无效决定。

二审判决

专利权人上诉至二审法院后，二审法院做出了相反的认定。二审法院认为，现有技术中并没有提供具体的普拉格雷可药用盐的明确效果,本领域技术人员基于通常的认知可以预测,普拉格雷及其可药用盐有基本相同的技术效果,因此本专利说明书将本专利限定的普拉格雷盐酸盐、马来酸盐与普拉格雷游离碱的效果进行对比,以说明本专利在技术上的进步性,符合将本专利技术方案与最接近现有技术进行对比的方法，从而撤销了一审判决及无效决定。

再审判决

再审法院认为，选择发明的创造性评价亦要遵循三步法进行判断。要判断该选择的创造性，先要确定最接近现有技术，并认可了国知局和一审、二审法院对最接近现有技术的认定——证据2和3记载的“其他普拉格雷药学上可接受盐”。

在证据2和3给出制备普拉格雷药学盐酸盐和马来酸盐技术启示的前提下，得到权利要求1或2的技术方案，是本领域技术人员基于本领域普遍存在的动机作出的常规选择，故该选择发明创造性的判断，关键在于考虑其相对于所述最接近现有技术取得了何种预料不到的技术效果。

其次，要证明本专利技术方案相对于“其他普拉格雷药学上可接受盐”具有预料不到的技术效果，需相应实验数据支持。本专利仅将普拉格雷盐酸盐、马来酸盐与普拉格雷游离碱的效果进行对比，其对比结果不足以证明普拉格雷盐酸盐、马来酸盐相比证据2和3所公开的“其他普拉格雷药学上可接受盐”具有预料不到的技术效果，从而支持一审判决和无效决定，撤销了二审决定。

案例评述

判断化合物领域“选择发明”创造性的两个步骤：（1）在已知现有技术上，有无技术方案的教导或启示（2）技术方案有教导或启示，但是否产生了预料不到的技术效果。通常审查员采用创造性的驳回思路是在在先大范围专利技术方案的大范围内并结合公知常识作出的具体选择，且这种选择并未取得预料不到的技术效果。

结合本案的再审判决，在撰写选择发明时，也要从三步法出发，首先是要明确最接近现有技术，判断本发明在现有技术上是否存在教导和启示？——先明确大范围的技术方案（最接近现有技术）、技术问题和技术效果的内在逻辑，然后与小范围的技术方案（本发明）、技术问题和技术效果对比，如果是相同或相近的技术路线则会往往会被认为是存在启示。具体到本案，在证据2和3给出制备普拉格雷药学盐酸盐和马来酸盐技术启示的前提下，得到权利要求1或2的技术方案，是本领域技术人员基于本领域普遍存在的动机作出的常规选择。

如果认为存在技术启示，那么需要考虑本发明相对于所述最接近现有技术取得了何种预料不到的技术效果，并需相应实验数据支持。

根据《专利审查指南》规定：预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。

小结

在化学领域判断本发明相对于所述最接近现有技术取得了何种预料不到的技术效果通常应当考虑以下几点：（1）用于证明请求保护的主题具有预料不到的技术效果的证据应当是对比试验证据或者其他类型的证据；（2）上述证据必须与请求保护的范围相对应；（3）对比试验应该在请求保护的发明与最接近的现有技术之间进行。

对于药物化合物而言，“最接近的现有技术”通常为结构最接近的化合物，化合物的母体结构相对于其取代基对其活性往往更具主导作用，因此母体结构往往是优先考虑因素；如果与现有技术中的多个化合物母体结构相同，仅取代基不同，本领域技术人员不能判断哪个化合物为结构最接近的化合物时，则应当证明请求保护的化合物相对于上述所有化合物均具备预料不到的技术效果。

对于药物化合物的具体盐型或晶型而言，“最接近的现有技术”通常为该化合物其他盐型或晶型，但如果现有技术中提示了该化合物的盐型或晶型，但未公开相应数据（例如本案），而本发明提供了仅与该化合物的对比数据，未与同类的其他盐型或晶型进行对比，那么有可能会被认为是没有与最接近的现有技术进行对比，无法得出相比于现有技术取得了预料不到的技术效果的结论，因此应该在撰写时注意提供与其他不同盐型或晶型的对比数据。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。