在专利审查过中申请人为了克服审查意见中指出的问题而对申请文件进行修改以及提交意见陈述是十分寻常的事情,而对权利要求进行缩小范围的修改又是最为常见的修改方式,进行这一类的修改常见为基于以下几类原因:
现有权利要求概括过于宽泛,涵盖了现有技术的方案从而导致权利要求不具有新颖性和/或创造性;
现有权利要求过于宽泛,而说明书中没有足够的实施例予以证明,导致权利要求得不到说明书的支持;
因为某些特殊原因需要加快审查进程尽快获得授权,因此主动缩小权利要求的范围以减少审查意见下发的数量。
由这几类修改情况可知,在一件申请中对权利要求进行范围缩小的修改多为不得已而为之,而进行上述修改的同时又必然导致部分在该申请中公开的技术方案从而被放弃,由于专利侵权纠纷认定中的禁止反悔原则,放弃的这部分技术方案也意味着权益的丧失。
那么如何尽可能的减少这部分损失呢?本次我们将借助一个葡萄糖酸钙锌口服溶液的案例探讨一下这个问题。
案件概况
原告为专利ZL95117811.3(以下称涉案专利)的独占被许可人,该专利授权公告日为2001年1月10日。
授权权利要求1为:“一种防治钙质缺损的药物,其特征在于:它是由下述重量配比的原料制成的药剂:活性钙4-8份,葡萄糖酸锌0.1-0.4份,谷氨酰胺或谷氨酸0.8-1.2份”。
被诉侵权产品为“葡萄糖酸钙锌口服溶液”,该产品说明书载明的成分为:“每10ml含葡萄糖酸钙600mg、葡萄糖酸锌30mg、盐酸赖氨酸100mg。
最高院于2010年3月23日对本案再审做出裁决,认定被诉侵权产品不侵犯涉案专利的专利权。
再审申请人(被告)关于禁止反悔原则的主张
在涉案专利权利要求1中,专利权人在涉案专利的审批程序中,将使用葡萄糖酸钙作为钙质组分的组合物技术方案从公开的权利要求中予以删除,该行为对涉案专利产生禁止反悔的法律后果,一、二审判决认定使用葡萄糖酸钙作为钙质组分的被诉侵权产品落人涉案专利权利要求1的保护范围,违反了禁止反悔原则。
再审被申请人(原告)辩称
涉案专利在审批过程中并未针对新颖性和创造性进行修改,也没有明确放弃或者删除哪些内容,专利权人将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”是一种澄清性修改,修改后的活性钙是指离子形式的钙,也称钙离子,属于具有生理活性的钙,包括了含葡萄糖酸钙在内的所有组分钙,该修改不适用禁止反悔原则。
最高人民法院认为
本案争议的主要问题包括:禁止反悔原则的适用,权利要求1中记载的“活性钙”应如何解释,活性钙与葡萄糖酸钙是否等同。
涉案专利申请公开文本权利要求2以及说明书第2页明确记载,可溶性钙剂是“葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”,可见在专利申请公开文本中,葡萄糖酸钙与活性钙是并列的两种可溶性钙剂,葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。 此外,涉案专利申请公开文本说明书实施例1记载了以葡萄糖酸钙作为原料的技术方案,实施例2记载了以活性钙作为原料的技术方案,进一步说明了葡萄糖酸钙与活性钙是并列的特定钙原料,葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。 在审查过程中,申请人针对国家知识产权局认为“可溶性钙剂”保护范围过宽得不到说明书支持而进行了上述修改,该修改放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案,同时,专利申请人在修改时的意见陈述中,并未说明活性钙包括了葡萄糖酸钙,因此根据禁止反悔原则,涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。
专利申请及审查过程中的行动需注意禁止反悔原则
禁止反悔原则的适用性
对于在专利审查过程中放弃的技术方案,最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释[2009]21号)规定:“专利申请人、专利权利人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”
通常所说的禁止返回原则主要就是针对这项规定,值得注意的是,这里所说的“放弃的技术方案“并没有限定针对新颖性或创造性的修改而进行的放弃,而是适用于一切修改放弃的情形,也就是说即使这些被放弃的技术方案是具有新颖性和创造性的,而基于禁止反悔原则在侵权认定时也不得再作为主张权益的理由。
而本案的裁决结果也充分说明了这一原则,本案中申请人在专利审查过程中将“可溶性钙剂”修改为了“活性钙”,这一修改的目的是为了克服审查意见中指出的“得不到说明书支持”的问题,再审申请人据此声称的“涉案专利在审批过程中并未针对新颖性和创造性进行修改,也没有明确放弃或者删除哪些内容,是一种澄清性修改,修改后的活性钙是指离子形式的钙……包括了含葡萄糖酸钙在内的所有组分钙,该修改不适用禁止反悔原则”并没有得到最高院的认可,并且最高院在此基础上进一步经过等同侵权原则的认定(此处不做详述)最终裁决原告败诉,被诉侵权产品不能够被认定为侵权,由此可见本案中禁止反悔原则对案件结果起到了决定性的作用。
应对方式
权利要求布局
在申请文件撰写中就要充分布局上位概念与具体实施例之间的层级递进关系,由于在答复审查意见的时候对于权利要求的修改规定比较严格,为了能够在此时的修改中获得较为合理的范围,说明书中对于上述层级递进的内容进行未雨绸缪的详细描述是十分有必要的,这样能够在一定程度上防止上位概念有问题而一步退至实施例的情况出现。
例如涉案专利中的上位概念“可溶性钙剂”得不到说明书的支持而迅速收缩到了其中的一个实施例“活性钙”,从而另一个实施例中记载的“葡萄糖酸钙”的相关技术方案舍弃了。
审查过程中的修改
即便没有在权利要求布局上做好步步为营的防御措施,在审查过程中对权利要求进行修改时也要尽量将所有具有实施例支持的方案涵盖至修改后的权利要求中。
例如在涉案专利中,公开文本权利要求2中限定了可溶性钙剂是“葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”,而在说明书中有“葡萄糖酸钙”和“活性钙”有具体的实施例,那么在权利要求修改时至少可以保留权利要求2中的这两个技术方案,修改后的权利要求可以是:
“一种防治钙质缺损的药物,其特征在于:它是由下述重量配比的原料制成的药剂:可溶性钙剂4-8份,葡萄糖酸锌0.1-0.4份,谷氨酰胺或谷氨酸0.8-1.2份;所述可溶性钙剂是葡萄糖酸钙或活性钙。”
这样葡萄糖酸钙和活性钙的技术方案都在保护范围之内。
通过分案保护
再次,在不得不将部分技术方案从权利要求中删除的情况下,还可以通过提交分案对删除的技术方案进行保护。例如前述由于期望尽快获得授权而缩小权利要求范围的情况。
意见陈述
本案最高院的认定中提到了“专利申请人在修改时的意见陈述中,并未说明活性钙包括了葡萄糖酸钙”。这一段信息一方面表明意见陈述中的说明论述能够构成对权利要求的解释和限定,因此在进行意见陈述的时候注意措辞的严谨性,避免描述性的语言间接限定了权利要求的范围。
例如在跟现有技术进行区别时为了体现“突出的实质性特点”而将相对于现有技术解决地技术问题定位为只有申请中较好地实施方案才能够解决的技术问题,或者为了争辩“显著地进步”而只强调最佳实施例的最佳效果,这都将影响到确权时对于权利要求实际保护范围的认定。
另一方面,在本案中虽然最高院提到了“专利申请人在修改时的意见陈述中,并未说明活性钙包括了葡萄糖酸钙”,然而我们认为,即使涉案专利申请人在意见陈述中进行了“活性钙包括葡萄糖酸钙”的描述最终也不一定能够得到最高院的的支持。
这是因为从前述最高院的认定中可知“涉案专利申请公开文本说明书实施例1记载了以葡萄糖酸钙作为原料的技术方案,实施例2记载了以活性钙作为原料的技术方案,进一步说明了葡萄糖酸钙与活性钙是并列的特定钙原料,葡萄糖酸钙并非活性钙的一种”,即从原始申请文本的逻辑中完全不能得到“活性钙包括葡萄糖酸钙”结论。
而意见陈述最基本原则的是要忠于原始申请公开的内容,其中的术语限定解释等都应当是能从原文中确定的,因此即使本案中申请人当初在意见陈述中进行了“活性钙包括了葡萄糖酸钙”相关说明,在跟申请文本逻辑明显相悖的情况下这种说明的意义也是不大的。
总之,在专利侵权纠纷中适用的的禁止反悔原则影响着专利申请的撰写、修改和意见陈述的方式,为了获得能够更好的保护自身权益的专利,申请人有足够的理由在处理申请文件撰写及相关答复事务时将这一原则牢记于心,在此基础上决定每一步的行动。
* 以上文字仅为促进讨论与交流,不构成法律意见或咨询建议。