在韩国，“选择发明”是指其中部分或全部构成要素是现有技术中公开的物种的属概念的发明。早在2003年，韩国最高法院就已经对选择发明的可专利性提供了详细的标准（No.2001，Hu2740），但之后数年间也没有出现支持选择发明的可专利性或有效性的案例。本文结合韩国最高法院维持选择发明可专利性或有效性的第一案对选择发明的审查标准进行讨论

背景

在Eli Lilly诉Hanmi案中，韩国最高法院维持了Lilly的一项与抗精神病药物Zyprexa相关的选择发明专利的有效性，这也是韩国首例选择发明专利在无效诉讼中被认定有效的案例（No. 2010 Hu 3424, 2012-08-23，以下简称Lilly案）。

涉案专利 (KR1019910006544) 涉及一种单一化合物2-甲基-10-（4-甲基-1-哌嗪基）-4H-噻吩并[2,3-b][1,5]苯二氮卓（奥氮平）。Hanmi引用的现有技术参考文献之一描述了化学通式中的大量化合物，其包括奥氮平但没有具体公开该化合物。因此，奥氮平的发明被认为是韩国专利法下的选择发明。

奥氮平的专利被知识产权法庭认定为有效。但经上诉，专利法院以缺乏创造性为由裁定无效。然而，最高法院推翻了专利法院的判决，认为本发明对引用的参考文献具有明显的创造性。

知识产权法庭和专利法院均认为本发明具有新颖性，因为：1）在引用的参考文献中没有具体披露；2）它没有包括在各种优选的化合物组中；和3）没有迹象表明或暗示奥氮平是一种很好的候选化合物。

在引用的参考文献中具体描述的化合物中，结构上与奥氮平最相似的化合物是2-乙基-10-(4-甲基-1-哌嗪基)-4H-噻吩并[2,3-b][1,5]苯二氮卓（以下简称“乙基奥氮平”）。因此，为了确定创造性，有争议的基本问题是与乙基奥氮平相比，奥氮平是否具有性质上不同的效果或数量上更优越的效果？对此，专利说明书指出：

知识产权法庭基于说明书中描述的上述效果和案件提交的其他支持材料（包括在相关美国专利诉讼中进行的狗测试），认可了奥氮平发明的创造性。

然而，专利法院认为这种效果（即胆固醇水平不升高）并不明显优于乙基奥氮平，且这种与胆固醇相关的影响没有本质上的不同，并指出它们经常被认为是药物的副作用。专利法院还认为申请人是比较美国专利诉讼中不同当事人的动物试验结果，而不是将本申请中的试验组结果与对照组试验结果进行比较，进而否定了这种效果的显著性。

相反，最高法院认为这种胆固醇相关作用是性质不同的作用，因为它们没有在引用的参考文献中公开，并且本领域技术人员无法从引用的参考文献中预料到乙基奥氮平会具有这种作用。此外，最高法院认为，规范中对狗毒性研究的描述是详细描述，与乙基奥氮平相比，奥氮平的这种性质上不同的作用明显。最高法院也重申了其观点，即在一项选择发明具有多种技术效果的情况下，该选择发明与现有技术相比，即使只有一部分（而非全部）具有质的不同或数量上的显着效果，也可以被认定为具有质量上的差异或数量上的显着效果。因此最高法院认为该发明明显具有创造性，因为与乙基奥氮平相比，它具有降低的胆固醇水平升高的副作用，这是奥氮平各种作用中性质不同的作用。

讨论

在以往的法律实践中，韩国法院对选择发明提出了非常高和严格的可专利性要求，例如：新颖性——选择发明不应在现有技术中具体公开或不应被本领域技术人员从现有技术中识别出来；创造性——选择发明应该提供质变的效果或量变上非常显著的效果；和说明书支持——此类效果应在原始提交的说明书中清楚地描述。只有在原始文本中详细描述了这些效果以确认与描述不同的效果（或者，如果性质相同但效果更好，则以定量方式描述（例如，功效高出三倍），才满足这些要求）。

本案争议的焦点即在于如何判断与乙基奥氮平相比，奥氮平是否具有性质上不同的效果或数量上更优越的效果。从此引发两个问题：（1）胆固醇不升高属于质变还是量变？（2）何种证据能够对选择发明的创造性进行支持？

对于问题（1），最高法院认为这种不引起胆固醇升高的技术效果属于质变，属于性质不同的效果，而这种效果是本领域技术人员无法从现有技术中获得启示的。对于问题（2）专利法院没有接受补强证据，最高法院的依据也基于说明书中的记载。由此可以看出，选择发明的创造性评价基础主要还是基于原始申请文件当中的记载，而补充的证据的采信和证明力存在不确定性，选择发明的创造性评价标准则取决于：1）对于质变而言，即使是小部分的改变（非显著）也可以被认为是具有显著性的技术效果；2）对于量变而言，则必须在数量上具有显著的优势才能够被认为是具有显著的技术效果。此外，对于取得“质变”技术效果的选择发明而言，其创造性评价主要考虑现有技术当中是否有技术启示以获得此性质的技术效果，而非该性质的技术效果的显著程度，申请人的创造性陈述理由也应主要集中于区分与现有技术效果的性质变化，以及该性质变化预料不到上。

小结

随着技术领域的进一步细分和竞争的加剧，发展中的技术也越来越倾向于从不断增加的现有技术中选择，选择发明的数量也在随之增加。各国对于选择发明的新颖性评价标准将会更加趋于的简明和直接，而选择发明的可专利性更多的需要考虑其是否满足创造性的需要，是否产生了预料不到的技术效果，即与现有技术相比，选择发明是否产生了质的变化或在量变上具有显著的优越性，此外还需要特别注意的是“预料不到的技术效果”在申请文件当中是否有记载，选择发明的技术路线往往比较明确，审查员会大概率会找到最接近现有技术，并对选择发明的创造性提出疑问，如果仅希望于在未来通过补强证据来说服审查员，而一旦该证据不被认可或接受，则会对选择发明的授权产生不利影响。为减少授权前景中的不确定性，申请人和代理人做到未雨绸缪是非常必要的，在申请时主动提供与“最接近的现有技术”对比数据，并对选择发明的预料不到的技术效果（如产生了何种质变或多大幅度的量变）进行充分的说明无疑会对选择发明的审查进程和授权前景产生积极影响。

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