根据上两期的探讨，我们知道了马库什权利要求属于概括的技术方案，而不是若干单独的技术方案的集合。以马库什方式撰写的化合物，不管包含多少变量和组合，都应该视为一种概括性的组合方案，而不是众多化合物的集合。
因此，对于马库什权利要求的优先权的核实应以权利要求整体为对比依据，而不应以该权利要求中所包含的具体化合物为对比依据，原则上应采用专利法第三十三条中有关修改超范围的判断规则。
在理解了马库什权利要求的性质以及优先权认定规则后，马库什权利要求的创造性判断规则便可以很容易理解了，我们还是以之前与大家探讨过的第一三共 VS 万生药业的专利权无效案为例。
##涉案专利的权利要求1如下：
如之前与大家探讨的，涉案专利的权利要求1是按照马库什权利要求的形式撰写的，该化合物通式（I）中包含了多个变量，每个变量又具有多种选择。
#争议焦点
权利要求1是否具备创造性
我们知道，根据《审查指南》第3.2.1.1节的规定，发明专利创造性判断通常可以按照“三步法”进行，即
(1)确定最接近的现有技术；
(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；
(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
那么，马库什权利要求的创造性判断是不是也按照上述“三步法”进行呢？
无效宣告请求人万生公司举出证据1（第EP0324377A2号欧洲专利），其权利要求1的部分内容如下：
##无效宣告请求人万生公司认为：
###1. 证据1公开了两个与涉案专利最接近的化合物
证据1中的实施例329、265C的化合物从结构上看均属于与涉案专利化合物接近的化合物。
###2. 马库什权利要求为并列的技术方案
当马库什权利要求中所包含的所有并列技术方案、最起码是具体实施了的所有发明化合物相对于最接近的现有技术都取得了预料不到的用途和效果时，该马库什权利要求才能够被认为具有创造性。
###3. 意想不到的技术效果是判断马库什权利要求创造性的主要因素
涉案专利权利要求1实际上还包括数量巨大的其他化合物，这些化合物的活性效果并没有在其专利文件中得到实验验证，因此不能证明其具有预料不到的效果。
涉案专利概括得到的马库什权利要求1并不能够满足相对于证据1公开的最接近的现有技术化合物取得了预料不到的用途或效果。因此，涉案专利权利要求1不具有创造性。
##专利复审委员会持完全不同的观点，其认为：
###1. 在创造性的判断中，非显而易见性和预料不到的技术效果的判断应当有机统一
是否产生预料不到的技术效果不应当是创造性判断的单独因素，而应当通过发明实际解决的技术问题和技术启示的确定，蕴含于非显而易见性的判断过程中，或在非显而易见性的初步判断后，用作衡量发明人所做出的技术贡献与所获得的保护是否相称的辅助考虑因素。
###2. 证据1没有给出技术启示
证据1在咪唑4-位取代基为多种取代情况，R7和R8定义的众多取代基选项中，甚至没有记载咪唑4-位可以被“羟基支链烷基或烷氧基支链烷基”这一类上位类型取代基替代。
由此可以看出证据1无论如何选择所述通式化合物的咪唑4-位的取代基，都没有动机选择涉案专利权利要求1的咪唑4-位的取代。
###3. 区别技术特征也不属于公知常识或常规选择
证据1没有披露且请求人也没有证据证明证据1的式1化合物中咪唑4-位烷基与羟基支链烷基或烷氧基支链烷基之间可以相互替代，更没有披露咪唑4-位烷基与羟基支链烷基或烷氧基支链烷基之间相互替代之后的作用相同或相似。
因此涉案专利的权利要求1相对于证据1是非显而易见的。
##一审法院与专利复审委员会的观点相似，其认为：
###1. 万生公司所述该具体化合物的技术方案并未在证据1中公开
证据1并没有定义或记载万生公司所述的取代基R1、R13、R2、R3、R6、R7、R8同时分别是“R1代表4位连接的任意取代的苯基，其取代部位为5位上，R13为4唑基，R2代表氢，R3代表氢，R6代表直链丙烷基，R7代表支链丁烷基，R8代表羧基”的具体化合物。 因此，万生公司所述该具体化合物的技术方案并未在证据1中公开，不能据此评述涉案专利权利要求1的创造性。
###2. 证据1并未给出技术启示
证据1实施例329、265C的化合物与涉案专利权利要求1相比，实施例329、265C的化合物在咪唑4-位上的取代基与涉案专利权利要求1化合物在咪唑4-位上的取代基（即R2R3(OR4)）明显不同。
因此，证据1并未给出咪唑4-位上的取代基是羟基支链烷基或烷氧基支链烷基的技术启示。
###3. 没有证据可以证明区别技术特征属于常规选择
万生公司未提供现有技术的证据证明实施例329、265C的化合物在咪唑4-位上的取代基可以被羟基支链烷基或烷氧基支链烷基替代且替代之后具有相似的活性或作用。
###4. 涉案专利说明书记载了意外效果
涉案专利在其说明书中已经记载：权利要求1的多个具体化合物的活性相对于现有技术的化合物A具有意外效果。
因此，涉案专利权利要求1相对于证据1是非显而易见的，具备专利法规定的创造性。
##不同于一审法院，二审法院持完全相反的观点，其认为：
###1. 马库什权利要求属于众多化合物的集合
当马库什权利要求涉及化合物时，该权利要求往往涵盖成千上万的具体化合物，其保护范围较大，所涵盖的每个具体化合物与现有技术中结构相似的具体化合物相比，都应当具有预料不到的用途或者效果。
###2. 是否具有预料不到的技术效果是判断马库什权利要求创造性的最重要标准
只要在马库什权利要求所涵盖的具体实施例与现有技术中至少一个具体化合物的技术效果相比，不具有预料不到的用途或者效果，那么该马库什权利要求就不具备创造性。
将涉案专利与结构上仅有一个取代基不同的证据1中实施例329进行ID50数据的比较，仅有四个实施例效果优于实施例329，而其他四个实施例却明显较差。
因此，涉案专利权利要求1未取得预料不到的技术效果，不具备创造性。
最终，最高院在该案的再审判决书中对马库什权利要求的创造性如何判断进行了说明：
##最高院认为，
###1. 马库什权利要求创造性判断应当遵循“三步法” 马库什权利要求创造性判断应当遵循创造性判断的基本方法，即专利审查指南所规定的“三步法”。
###2. 意料不到的技术效果只是创造性判断的辅助因素
意料不到的技术效果作为一种倒推的判断方法，具有特殊性，不具有普遍适用性。
只有在经过“三步法”审查和判断得不出是否是非显而易见时，才能根据具有意料不到的技术效果认定专利申请是否具有创造性。通常不宜跨过“三步法”直接适用具有意想不到的技术效果来判断专利申请是否具有创造性。
###3. 专利复审委员会和一审法院关于创造性的判断方法正确 专利复审委员会和一审法院在对涉案专利权利要求1的创造性进行判断时，严格遵循了“三步法”，认定权利要求1的式I化合物和证据1的式I化合物相比较具有两项区别技术特征，然后对两项区别技术特征的非显而易见性进行了分析，从而认定涉案专利权利要求1具有创造性并无不当。
最终，最高院支持了专利复审委员会的该项再审申请理由。
#侵权风险思考
正如我们上两期所述的，马库什权利要求具有极强的概括能力，在化学和生物医药领域广泛应用。在探讨了马库什权利要求创造性的判断方法之后，我们可以作一些思考：
###1. 马库什概念实质上是一种简化和概括
马库什结构虽然是化学领域中一种独特的结构，但是其概念实际上与很多领域相关。以马库什方式撰写的权利要求实质上是提供了一种简化的写法，用这种简化方法来描述具有相同或者相似功能的一类结构、设计或者系统。
###2. 侵权风险分析过程中应当特别留意以马库什方式撰写的权利要求
在医药领域中，尤其是化学药物领域，当原研药的专利权即将到期的时候，一些仿制药公司通常会想要在原研药的基础上设计一系列具有类似结构的产品，以扩大生产。
但此时，就需要对这一系列的产品进一步分析：有没有某些结构已经被别人申请了专利，并且还在专利权保护期内？也就是要进行产品上市前的侵权风险分析，或者可以叫做自由实施（Freedom To Operate，FTO）分析。否则，某些产品上市后将面临侵权的风险。
我们在进行这类侵权风险分析的过程中，需要检索与原研药具有相似结构的专利文献。小辫认为，在这个过程中，除了要检索一般的化合物专利，将上述产品与之进行比对之外，还应当特别留意以马库什方式撰写的权利要求，因为马库什结构中存在多个变量和组合，其提供了很多个等同的变体结构，很有可能已经涵盖了上述一系列产品中的某些结构，要十分小心因漏检马库什专利而产生侵权隐患。
此外，这一类的检索工作难度较大且十分复杂，通常需要具有经验的专业人员并配合专业的检索工具才能获得可信赖的检索结果。
*以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。