权利要求可以分为产品权利要求和方法权利要求是广为人知的,在一些情况下,以用途进行限定的技术特征无论是在产品权利要求中还是方法权利要求中都不鲜见,对于产品权利要求中的用途特征的作用,《专利审查指南2010》进行了相关阐释:
“对于这类权利要求,应当考虑权利要求中的用途特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。如果该用途由产品本身固有的特性决定,而且用途特征没有隐含产品在结构和/或组成上发生改变,则该用途特征限定的产品权利要求相对于对比文件的产品不具有新颖性。”(参见专利审查指南第二部分第三章3.2.5节)
然而,对于方法权利要求中的用途特征却没有类似的说明。那么当一种方法需要申请专利进行保护时,申请人或者发明人应当如何考虑方法中涉及的一些用途要素呢?用途特征在方法权利要求中能够起到怎样的作用?下面一桩关于他氟前列素滴眼液的无效案应该能够给予我们一些启示。
案件概况
被请求人是专利ZL01815617.7(以下称本专利)的权利人,该专利于2006年3月1日公告授权。
无效请求人于2016年6月24日以本专利全部权利要求不具备创造性等理由请求宣告无效。被请求人针对该无效请求修改了权利要求,修改后的权利要求1如下所示(部分):
“一种抑制滴眼液中16-苯氧基-15-脱氧-15,15-二氟-17,18,19,20-四去甲前列腺素F2α异丙酯含有率降低的方法,在含有16-苯氧基-15-脱氧-15,15-二氟-17,18,19,20-四去甲前列腺素F2α异丙酯作为活性成分的滴眼液中,通过加入非离子性表面活性剂抑制了16-苯氧基-15-脱氧-15,15-二氟-17,18,19,20-四去甲前列腺素F2α异丙酯在树脂类容器上的吸附,且通过配合抗氧化剂,抑制了16-苯氧基-15-脱氧-15,15-二氟-17,18,19,20-四去甲前列腺素F2α异丙酯的分解,从而抑制该滴眼液中16-苯氧基-15-脱氧-15,15-二氟-17,18,19,20-四去甲前列腺素F2α异丙酯含有率的下降,其中……非离子性表面活性剂是……的聚山梨酯80,抗氧化剂是……的乙二胺四乙酸或乙二胺四乙酸盐……”
2017年1月5日,专利复审委员会作出第31135号无效宣告请求审查决定,宣告本专利全部无效。
当事人上诉,一审之后最终由北京市高级人民法院于2018年9月27日作出终审裁判,维持第31135号无效宣告请求审查决定。
无效请求人主张
(1)其提供的证据1某个技术方案公开了滴眼液中含有吐温80,只是没有明确提及效果,依据吐温80固有性质,其客观产生的效果相同;证据1其他部分公开了滴眼液中可加入乙二胺四乙酸钠等稳定剂,虽被称为稳定剂,但客观效果也相同。
(2)证据2中公开了非离子表面活性剂能够抑制或阻止容器对前列腺素的吸附。
无效被请求人认为
(1)对于方法权利要求,方法所实现的目的、所包含的步骤、步骤中使用的物质及其用途是在创造性判断中必须考虑到的技术特征,本专利的方法是有目的的加入吐温80及乙二胺四乙酸或其盐,现有技术没有公开这样的目的。
(2)乙二胺四乙酸或其盐抑制他氟前列素的分解并不是公知的。
北京高院认为
在进行新颖性、创造性判断时,方法权利要求中的用途特征均应予以考虑,且应当区分该用途特征属于基于发现产品新的性能而做出的特定用途发明的技术特征,还是仅为已知产品或组分某种固有性质或使用效果的描述。如果方法权利要求中的用途特征仅是机理的分析阐释或者技术效果的描述,则无法使发明具备突出的实质性特点。
不论证据1是否测定了活性成分的存余率,或者揭示其原因或机理与否,在客观上都已经公开了这种抑制他氟前列素含有率降低的技术手段,并带来相应的技术效果。不能因为技术方案未明确说明物质本身所固有的作用机理而使披露该作用机理的技术方案产生新颖性或创造性。
专利申请对技术方案中用途特征的考量
通过上文的分析我们可以知道,北京高院在这个案子中将用途特征分成了两种情况:(1)基于发现产品新的性能而做出的特定用途发明的技术特征;(2)机理的分析阐释或者技术效果的描述。其中,(2)的情形不能够对技术方案进行有效的限定,也就是说不能使其具有区别于现有技术的突出的实质性特点。
以本专利为例,权利要求书中的“通过加入非离子性表面活性剂抑制了16-苯氧基-15-脱氧-15,15-二氟-17,18,19,20-四去甲前列腺素F2α异丙酯在树脂类容器上的吸附,且通过配合抗氧化剂,抑制了16-苯氧基-15-脱氧-15,15-二氟-17,18,19,20-四去甲前列腺素F2α异丙酯的分解”仅仅是对非离子性表面活性剂、抗氧化剂作用机理的分析阐释,属于(2)的情形。
而无论是否说明“抑制……的吸附”、“抑制……的分解”,该技术方案的技术特征均为“加入了非离子性表面活性剂(聚山梨酯80)”、“加入了抗氧化剂(EDTA)”,达成的技术效果是抑制滴眼液中活性成分含量的降低。
也就是说在专利申请的技术方案中与现有技术进行区别的点在于做了什么,做了这些之后最终的结果实现了什么,而不在于做的事情通过什么原理(即使这个原理是现有技术未曾披露的)实现了什么,其中,做了什么即为技术特征,实现了什么是技术效果。
假如在本专利申请之前,现有技术中没有滴眼液中含有聚山梨酯80,聚山梨酯80已知的用途只在化妆品中用作乳化剂,此时发现滴眼液中加入一定量的聚山梨酯80显著抑制了其中活性物质含量的降低,那么“一种抑制滴眼液中活性物质含量降低的方法,所述方法包含向含有所述活性物质的滴眼液中加入聚山梨酯80”或者“聚山梨酯80在制备滴眼液中的应用”就是属于(1)的情形了。
然而,对于方法中某种物质的用途要获得保护只有上述这种情况吗?当然也不是的。仍然以本案为例,对于聚山梨酯80、EDTA的用途(作用)还可以从以下几种情形进行考虑:
(1)现有技术中滴眼液中加入聚山梨酯80主要是作为分散剂,而在调整其浓度后发现在某种特定的浓度范围下活性物质含量降低的问题得到了改善,此时,该特定浓度下的聚山梨酯80就具备了抑制滴眼液中活性物质含量下降的用途,“特定的浓度范围”则构成了与现有技术区别的技术特征。
(2)现有技术中滴眼液中含有聚山梨酯80或者EDTA,不改变其已知剂量,将聚山梨酯80和EDTA一起加入滴眼液中,发现相比单独含有聚山梨酯80或者单独含有EDTA的滴眼液,其活性物质含量下降的问题得到了显著改善,改善的效果优于两者单独效果的叠加,即两者具有协同作用。此时,聚山梨酯80和EDTA联用则具有了显著改善滴眼液中活性物质下降的用途,“两者联用”这一方式则构成了与现有技术区别的技术特征。
(3)现有技术公开了滴眼液中含有聚山梨酯80和EDTA,调整两者的浓度比例后发现与现有技术相比其显著改善了滴眼液中活性物质含量下降的问题,此时,特定浓度比例的聚山梨酯80和EDTA则具有了显著改善滴眼液中活性物质下降的用途,“特定浓度比例”则构成了与现有技术区别的技术特征。
结语
前述判例表明了用途特征中关于机理的分析阐释或者技术效果的描述不能使技术方案具备突出的实质性特征,而总结以上列举的各种情形可知,在用途发明中,能够构成技术特征的应该是技术手段,也就是某种具体的操作方式,而不是对操作方式的原理或机理的描述。
因此,在进行专利挖掘和布局的时候应当注意避免陷入解释原理或描述效果的误区,而是要把重点放在技术手段上(有时候一种原理的发现可能会产生众多的技术手段)。最后对于以上列举的种种新用途方法发明的情形,无论哪一种同时还需要设置合理的实施例证明其相对于现有技术的“显著改善”作用以获得有效的保护。
* 以上文字仅为促进讨论与交流,不构成法律意见或咨询建议。