2013年，Idenix公司与Gilead公司开始就后者的丙肝药物索非布韦(Sovaldi®)是否侵权产生专利纠纷。两者的专利纠纷情节曲折，耗时许久，其审理过程一直受到医药圈和法律圈的关注。
该案在2017年9月有了初步结果：特拉华州联邦地区法院判决Gilead公司赔偿Idenix公司24.5亿美元。即使是在专利侵权严格执法的美国，24.5亿美元的赔偿额也创造了当时美国专利侵权赔偿的新记录。
面对如此高的赔偿额，Gilead公司选择就涉案专利（US7608597B2）提起无效诉讼。2019年10月30日，该案剧情出现了惊人的大反转：美国联邦巡回上诉法院宣布涉案专利无效。
对Idenix公司而言，该判决意味着巨额的赔偿款如同煮熟的鸭子飞了，仅仅是空欢喜一场；而Gilead公司尽管之前被判专利侵权，却因涉案专利无效而逃过了一劫。
而对我们吃瓜群众而言，该案的最新判决有助于我们理解目前美国法院对化合物发明专利说明书撰写的态度。
涉案专利US7608597B2及其缺陷
US7608597B2的权利要求1
- A method for the treatment of a hepatitis C virus infection, comprising administering an effective amount of a purine or pyrimidine β-D-2′-methyl-ribofuranosyl nucleoside or a phosphate thereof, or a pharmaceutically acceptable salt or ester thereof.
1、治疗丙型肝炎病毒感染的方法，其包括给予有效量的嘌呤或嘧啶β-D-2’-甲基-呋喃核糖基核苷或其磷酸盐，或其药学上可接受的盐或酯。
权利要求1请求保护一种治疗HCV的方法，其发明点在于施用具备特定化学结构的药物。
将核苷有5个碳原子依次编号为第1-5号，每个碳原子上连接的取代基分别可以用“上侧”和“下侧”表示。US7608597B2权利要求1所述的核苷在2号碳原子的“上侧”具备一个甲基（参见下图）。Idenix公司声称这个特殊位置的甲基和HCV的疗效直接相关。
US7608597B2存在关于实施发明的缺陷
实施发明（enablement）
专利的实施发明通常是指本领域技术人员可以根据说明书中记载的内容，制备或使用发明的技术方案，并且无需进行过度的尝试。换言之，本领域技术人员可以基于在有效申请日时掌握的现有技术，根据说明书实施权利要求所保护的全部范围的技术方案，而无需进行反复的摸索和试验。
US7608597B2涉及的实施发明的问题
Gilead公司认为权利要求1的范围过宽，仅仅限定2号碳原子的“上侧”连接一个甲基，这意味着有无数种化合物满足这一条件。
而US7608597B2说明书中主要描述的化合物的结构为2号碳原子的“上侧”连接了一个甲基，并且“下侧”连接了一个羟基。该说明书也没有举出数量足够多、结构上足够有代表性的其他化合物的例子。
地区法院认为，权利要求1可以被理解为“在2号碳原子的上侧连接一个甲基，且在2号碳原子的下侧和3号碳原子的下侧具备非羟基取代”。因此权利要求1确实包含了难以计数的化合物。在此情况下，由于Gilead公司的被诉侵权产品的2号碳原子的“上侧”连接了一个甲基，“下侧”连接了氟原子，因此该被诉侵权产品也确实落在了权利要求1的保护范围内。
US7608597B2的权利要求1是否可实施的关键点在于本领域技术人员是否可以不经过“过度的试验”而预估究竟符合权利要求1范围内的哪一个化合物可以用来治疗HCV。
换言之，问题的关键在于如何判断是否需要经过“过度的试验”而选择出有疗效的化合物？在本案中，联邦巡回上诉法院就这一问题借鉴In re Wands案的判例，考虑了如下的因素：
1、所需进行的试验的数量；
2、在相关领域中，所需进行的实验是否常规；
3、涉案专利是否记载了权利要求保护的发明的具体实施例；
4、涉案专利所记载的引导性内容的数量；
5、本领域的特征和可预测性水平的高低；
6、本领域技术人员的水平；以及
7、权利要求保护的发明的范围。
由于权利要求1所包含的众多的化合物导致所需进行的试验成千上万，而生化类试验结果是难以预测的，因此在US7608597B2的说明书并没有记载如何从这些众多的“候选”化合物中筛选出治疗HCV药物的情况下，本领域技术人员无法预估结果。更何况，Idenix公司也在诉讼过程中也承认必须先合成包含2号碳原子的上侧连接甲基的多种核酸分子，再筛选这些合成的化合物是否对HCV有疗效。
因此，US7608597B2存在难以实施发明的缺陷。
US7608597B2存在关于描述发明的缺陷
描述发明（written description）
专利的描述发明通常是指专利权人在提交专利申请时，必须向本领域技术人员合理且清楚地（reasonable clarity）传达其保护的发明是什么，并且这种传达是依赖于说明书记载的内容的。
通常而言，说明书或者需要列举属于权利要求保护的上位概念中几种有代表性的物质；或者需要列举具备权利要求保护的上位概念中各成员共同的结构特征的物质。这样，本领域技术人员才能够基于说明书的内容明确和认可这个上位概念所包含的成员。
US7608597B2涉及的描述发明的问题
US7608597B2涉及的描述发明的问题涉及权利要求1保护的上述一大类化合物。说明书中仅详细记载了18种化合物的具体结构式或实施例。然而，说明书中却没有任何关于除这18种特定化合物之外其他化合物是否对HCV有效的启示。
在审理过程中，Idenix公司再次争辩他们已经提供了很多种类的化合物。但是联邦巡回上诉法院认为，US7608597B2的说明书没有记载是什么结构特征使这些筛选出来的化合物对HCV有疗效的，也没有解释两者间联系的原因，甚至都没有提及上述内容的暗示。
因此，US7608597B2的确存在关于描述发明的缺陷。
Newman法官的异议
Newman法官对US7608597B2权利要求1的解读与其他法官不同，她认为该范围应严格地依据说明书中记载的内容解释。按照她的理解，权利要求1只包含18种说明书中记载的化合物，权利要求1仍然是有效的，但是Gilead公司的被诉侵权产品此时并不会落入权利要求1的保护范围中。
Newman法官的异议没有被大部分法官接受。但是这反映了美国法官对35 U.S.C.112的理解还存在着很多分歧。
化合物发明说明书撰写
US7608597B2本质期望保护的是一类新化合物的治疗用途。在涉及化合物发明的说明书撰写中，很容易碰到US7608597B2所面临的困境：虽然确实为现有技术做出了贡献（明确2号碳原子的上侧连接甲基有助于治疗HCV），但是在取舍独立权利要求中关于化合物结构的技术特征时却纠结不已。如果仅仅限于说明书中列举的化合物种类，这样的权利要求虽容易授权，但是保护范围过于狭窄，没有体现权利要求对于的“概括”的要求，商业价值也非常有限。如果真的按照Newman法官的解释理解US7608597B2的权利要求1，任何人只要制备第19种化合物就不会侵权。Gilead公司也就绕开了这一专利。这对申请人而言是惨重损失。
因此，还是需要对现有技术明确了解（例如靠谱的查新检索和发明评估）的情况下，确定本申请的必要区别技术特征，然而仅将其限定在权利要求中。此时可争取的保护范围较大，主要潜在风险在于这个保护范围是否“稳定”。
基于US7608597B2的经验教训，这个保护范围是否“稳定”取决于在说明书撰写时设置合适的实施例。这些实施例要有足够的代表性化合物，以解决“描述发明的问题”，同时这些实施例要围绕体现发明点的中心思想，以解决“实施发明的问题”。
说明书是解释权利要求和实施发明的依据，因此，我们建议在发明评估的阶段，就应该把下面的问题在动笔之前考虑清楚：
根据发明点究竟应该设置哪些实施例、
这些实施例的结果说明了哪些技术效果、
这些实施例是为了解决什么法律问题（例如创造性、支持）。
“磨刀不误砍柴工”，把这些问题在萌芽阶段考虑清楚解决了，就能靠谱地争取一个较大的保护范围，这对整个化合物发明是有利无害的。
*以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。