背景

美国专利复审委员会PTAB 7月23日对Moderna Therapeutics提出的IPR2019-00554的裁决，判Arbutus Biopharma Corp.的8058069专利（以下简称069专利）维持有效。

双方争议焦点

本次 Moderna 与 Arbutus 的专利争议的 “主角” 069专利针对的是一种和基因治疗相关（用于将核酸药物传送至细胞内）的核酸和类脂的颗粒组合物，其包含一定范围的阳离子型类脂和非阳离子型类脂，后者含4-10%的磷脂。

无效争议的焦点在于4-10%的磷脂成分。Moderna提出069专利与已知文献披露的核酸-类脂的颗粒组合物各成分的范围最明显的差异在于是否包含磷脂以及其含量范围。Moderna的无效挑战基于069专利缺乏新颖性和创造性的两个争议焦点展开争辩。

Moderna无效理由

第一，Moderna争辩069专利权利要求的组成与已知文献范围重叠使069专利的发明缺乏新颖性和创造性。PTAB不认同这一理由，指出已知文献并无明文披露磷脂的0-19.5%的范围，并且Moderna也没有提供足够的证据支持其推算。

PTAB指出当现有技术没有明确披露重叠范围时，不能应用“发明保护的范围与现有技术中公开的范围重叠，则认为该发明是显而易见”的推定，也不能将举证责任转移给专利权人。PTAB认为申请人从现有技术中广泛公开的范围中选择各种脂质成分的量以获得重叠的磷脂范围的动机和假设不一定是有充分根据的。

PTAB还指出即使该推定可以适用于此，它也能被推翻，因为在所引用的证据中没有发现任何证据表明在现有技术中将核酸-脂质颗粒中的磷脂量表明是“结果效应变量”(“结果有效变量”分析背后的思想是指如果记录中没有证据表明现有技术认识到该特定参数影响了结果，则普通技术人员不会总是有动机来优化参数)。

此外，PTAB指出就算根据关于其它组分的披露推算出磷脂的范围，已知文献披露的范围也明显宽于069专利权利要求指定的范围，而Moderna未能提出明确的理由支持这一差异是无关紧要的，并且有证据显示过高的磷脂含量对活性成分的释放有负面影响。另外，0.5-25%PEG的含量也与已知文献中PEG含量不超过20%的披露相矛盾，PTAB还指出已知文献披露磷脂仅为可选组分，而不是必选组分。

第二，Moderna争辩本领域的技术人员会根据已知文献的披露进行常规优化(routine optimization)而获得069专利权利要求所保护的颗粒组成，包括其中磷脂的含量。 PTAB对此也并不认同，并认为该理由和Moderna方的专家以及专利权人的专家的证词相违，同时没有足够的已知证据显示加入磷脂及某范围的含量将达到某种特定的效果。PTAB认为各方专家的证词不足以确定所声称的磷脂范围特别是经过常规优化的公认结果有效变量。另外，已知文献并未提供优化以何种组成为出发点和各组分含量的相互影响，因此常规优化的理由也不成立。

PTAB观点

PTAB在本案中援引判例时提及：当要求保护的组合物的范围与现有技术中公开的范围重叠时，通常存在显而易见推定的表面证据，并且“这种重叠产生了明显的推定”。E.I. Dupont De Nemours & Co. v. Synvina C.V., 904 F.3d 996, 1006 (Fed. Cir. 2018) (“Dupont”) (citing In re Peterson, 315 F.3d 1325, 1329 (Fed. Cir. 2003)).

但存在四种不同的方式可以推翻这一推定： 首先，如果工艺参数的修改产生了与以前的结果不同的新的和意想不到的结果，而不仅仅是在程度上不同，那么它可能是可申请专利的。 其次，专利权人可以通过证明现有技术的教导偏离了权利要求的范围来反驳明显的推定。 第三，如果参数未被识别为“结果有效变量”，则对该参数的更改可能是可申请专利的。 第四，披露非常广泛的范围可能不会带来常规的优化。

权利要求的一般条件是在现有技术中公开的，通过常规实验来发现最佳或可行范围并不是创造性的，本领域技术人员必须已经认识到要优化的参数是“结果有效变量”。如果现有技术中已经披露了变量和结果之间的关系，即使现有技术未提供确切的优化方法也可以否定创造性。此外，在将多个结果有效变量组合在一起的情况下，变量以不可预测或意想不到的方式相互作用的证据可能会使组合变得不显而易见从而具有创造性。

小结

选择发明是化学领域中常见的一种发明类型，其创造性的判断主要参考发明的技术效果。结合本案可以看出，在美国专利法律实践当中，对于选择发明的创造性判断主要有以下考虑：

发明申请中的范围如果与现有技术中的范围交叉或者落入到现有技术的范围中，则会被认定初步显而易见。如果现有技术中公开了一般条件，则通过常规试验选择起作用的数值范围并不具备创造性。

但申请人可以通过证明发明申请的数值选择起到关键作用，例如，发明申请的数值选择相对于现有技术可以取得预料不到的技术效果，或者现有技术中存在远离发明申请的技术启示，或者所选择的参数是现有技术中未识别的结果有效变量，或者现有技术的范围过宽不会带来常规的优化，或者变量的组合不可预测或预想不到，进而反驳显而易见的认定从而证明发明申请具有创造性。

在撰写美国选择发明专利文件时，可以考虑结合现有技术中披露的范围进行有针对性的创造性陈述，例如本发明与现有技术的结果有质的不同，而不仅仅是程度的不同，从而取得预料不到的技术效果；或者现有技术中存在相反的教导导致本发明选择的范围时预想不到的，克服了技术偏见；或者本发明选择的窄的范围的参数在现有技术中没有被识别为结果有效变量，而改变参数后却对本发明的结果有重要影响，对数值范围的选择具有不可预见性；或者说明现有技术披露的范围是非常宽的范围，而本发明中范围的选择无法通过常规优化得到。

* 以上文字仅为促进讨论与交流，不构成法律意见或咨询建议。