TiPLab医药专利研究:医药领域的专利间接侵权问题研究(五)
TiPLab 拾月
2021-10-15

在医药领域,随着细胞治疗、基因治疗等复杂产品形式的出现,产品的生产过程可能涉及到多方主体的合作。

当多个单位/机构共同实施某个方法时,其各步骤可能由不同的主体来具体操作执行,相应地,也可能出现没有任何一个单一主体实施了该方法的全部步骤的情况。此时,由于没有单一主体实施了专利所保护的方法的全部步骤,因此,没有严格意义上的“直接侵权”者

那么,仅仅实施了该方法的某个或某些步骤的主体(即“部分实施者”),是否需要承担专利侵权责任呢?

从共同侵权角度分析多方主体共同实施的潜在侵权责任

针对多方主体实施专利方法的侵权案件,其处理方式多倾向于从共同侵权的角度考虑。判断其共同侵权的法律依据为:《民法典》第一千一百六十八条规定的:“二人以上共同实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任。”

具体到医药领域,专利方法可能保护药品(如:活性化合物、保健品、基因、质粒、蛋白质、疫苗等)的生产方法、药材炮制工艺、提取工艺、检测技术、污染处理技术、转基因动植物的生产工艺、医药器械的制造方法等。这类专利保护的主题通常会涉及多个步骤,当多方主体分别实施不同的步骤时,可能存在以下两种情形:

-多方主体之间有意思联络,例如,两个或者两个以上的主体在共同实施专利方法的过程中存在明确的分工协作,换言之,多方之间有关于实施专利方法的“共同意思”

-多方主体之间没有意思联络,例如,两个或者两个以上的主体各自独立地实施专利方法的部分步骤,既不存在单一行为人指导或控制其他行为人的实施行为,也不存在多个行为人之间共同协调实施涉案专利方法的情况。

下面,我们将针对这两种情形分别进行探讨。

有意思联络的多方主体

在这种情况下,强调的是行为人的主观过错。换言之,如果多方主体知晓彼此的存在,并且通过合同约定、关联关系,或者其他商业往来等方式就共同实施专利方法(例如,分别实施专利方法的不同步骤)进行了意思联络,则可以认定各行为主体之间存在共同的故意或过失,有共同侵犯专利权的主观故意。

我们认为,在这种情况下,只要多个行为人共同协调、相互合作实施了涉案专利的方法,就应当认为这多个主体之间存在:1)主观上的共同过错;2)客观上通过相互配合而实施的共同行为;以及3)由于侵犯了同一专利权而造成的共同损害,从而应当承担共同的连带责任。此时,虽然任何一个主体的行为均不足以导致专利权人的利益受损,但是当各主体的行为结合到一起时,已经符合了全面覆盖的原则,进而损害了专利权人的利益。

此时,不应当要求必然有一个主体完整地实施了专利方法的全部步骤,也即不应要求存在单一主体的直接侵权行为,也不应当要求必然有单一行为人指导或者控制了其他行为人的实施行为。否则,行为人将可以通过协议等方式,使自己免于成为“控制或指示”的一方,而造成专利权人难以主张权利或者获得救济。

无意思联络的多方主体

我们认为,在多个行为人之间并不存在意思联络的情形中,如果仅仅因为该多方主体的行为客观上实现了对专利方法全部步骤的实施,而要求没有主观共同过错的行为人承担连带侵权责任,将不合理地扩大专利权的保护范围,实质上背离了专利侵权的全面覆盖原则。

在西电捷通 vs. 索尼一案中,法院就“部分实施者”的“共同侵权”责任判断原则进行了解释。

案例分析:西电捷通 vs. 索尼

涉案专利02139508.X,发明名称为“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”。该专利保护一种无线通信方法(也称WAPI),其实施需要终端(MT)、接入点(AP)、鉴别服务器(AS)三个独立实体的共同参与

被告索尼(中国)公司除在产品测试阶段完整实施过涉案专利方法外,其行为主要是制造、销售具备WAPI功能的手机(相当于终端MT)。也就是说,索尼(中国)公司制造、销售的MT,仅为实施涉案专利方法的一部分物理实体,其与AP、AS各物理实体的行为均未独立构成侵害涉案专利权,该专利系典型的“多主体实施”的方法专利。

在此种情况下,索尼(中国)公司是否应当承担任意侵权责任,作为二审法院的北京高院认为:

涉案专利系方法专利,除需要在移动终端内置WAPI功能模块外,还需要AP和AS两个设备共同作用,可见,该技术方案在实施过程中需要多个主体参与,多个主体共同或交互作用方可完整实施专利技术方案。本案中,由于索尼(中国)公司仅提供内置WAPI功能模块的移动终端MT,并未提供AP和AS两个设备,而移动终端MT与无线接入点AP及认证服务器AS系三元对等安全架构,移动终端MT与无线接入点AP及认证服务器AS交互使用才可以实施涉案专利。

此外,间接侵权需要有“直接实施人”,该直接实施人是指能够独立地、完整地实施专利方法所有步骤的主体,然而,包括个人用户在内的任何实施人均不能独自完整实施涉案专利,同时,也不存在单一行为人指导或控制其他行为人的实施行为,或多个行为人共同协调实施涉案专利的情形

可见,在多方主体共同实施专利方法的共同侵权判定中,北京高院强调了应当存在“直接实施人”,且该“直接实施人”可以是通过共同或交互作用方可完整实施专利技术方案的共同协调实施涉案专利的多个行为人,也就是说,如果部分实施者相互之间通过共同或交互作用从而完整实施专利方法,即可认定部分实施者之间存在“意思联络”。

总结:多方主体共同实施的专利侵权风险

综上所述,我们认为,在多方主体共同实施专利方法的情况下,如果两个或两个以上的部分实施者相互之间通过共同或交互作用从而完整地实施了专利方法,可以认定部分实施者之间存在意思联络,那么各部分实施者实施他人专利方法的行为很可能需要承担共同侵权责任。

* 以上文字仅为促进讨论与交流,不构成法律意见或咨询建议。