案件背景
2023年6月，Regenxbio（拥有涉案专利的独家许可）和宾夕法尼亚大学在特拉华州对 Sarepta 提起诉讼，指控 Sarepta 的Elevidys (delandistrogene moxeparvovec-rokl) 侵犯了其美国专利 US11680274（’274 专利）。
2023年9月，法院发布了审理安排令，定于2025年11月进行审判。
2024年2月，Sarepta 向专利审判和上诉委员会 (PTAB) 提交了一份IPR请求，质疑 ’274 专利的权利要求 1、3-6 和 8。
鉴于 Sarepta 的 IPR 申请，双方向法院提交请求中止地区法院的诉讼以等待IPR结果。法院发布了拟议命令，并以行政方式结案。
2025年8月，PTAB维持专利有效。
决定要点
在IPR过程中，专利权人已经放弃权利要求1、3-6，仅保留权利要求8。主要争议围绕权利要求8的创造性，PTAB认为，Sarepta未能提供充分证据证明’274 专利的权利要求 8 相对于现有技术是显而易见的。
’274 专利涉及对AAV衣壳的序列进行点突变，以提高AAV的包装产量、转导效率和/或基因转移效率。
其中，权利要求8是一项从属权利要求，完整技术方案涉及一种重组AAV，包含AAV衣壳、ITR和异源基因，限定AAV衣壳vp1 蛋白的氨基酸序列具有SEQ ID NO: 4 的 1 至 738 位氨基酸 (AAVrh46)或其同源性95%以上且包含665位点突变（N）的序列，其中，异源基因编码迷你抗肌萎缩蛋白或微抗肌萎缩蛋白。
无效请求人提出，本领域技术人员为了提高肝脏中的基因转移效率，有动机以’772专利申请中的AAVrh10作为重组AAV的起点，并将第665位氨基酸突变为天冬酰胺（N），即，将’772专利申请中公开的具有肝脏趋向性的AAV8的665位氨基酸引入AAVrh10中。
对此，首先，PTAB指出，’772专利申请并未教导需要一种新的变体来提高肝脏的基因转移效率，’772专利申请中描述的AAV8已经可以满足这一要求：
AAV2/8 在基因转导至肝脏的效率方面比其他血清型具有显著优势，与其他载体相比，AAV2/8 的基因转移效率持续提高 10 到 100 倍。（第250段）
将 AAV8 在肝脏中的表达与其他血清型进行比较时，AAV8 仍然更胜一筹，比如，AAV8 在肝脏中的表达量比 AAVrh10 高出超过50%（表8）
其次，结合专利权人的专家证人Samulski 博士的证词，PTAB认为，本领域技术人员应该选择最适合肝脏的载体AAV8，而不是修改AAVrh10以增加对肝脏的趋向性：
- 趋向性的改变难以预测，本领域技术人员不会想到，一个氨基酸替换就能显著改变病毒的趋向性，从而靶向不同的组织。如果靶向肝脏，则会倾向于选择AAV8。
再次，PTAB认为，请求人未能证明其存在将 AAVrh.10 与 AAV8 进行比较，以尝试提高 AAVrh.10 在肝脏中高效基因转移能力的动机。在这里，请求人利用了不当的事后诸葛亮（hindsight）得出权利要求 8 所涉及的发明：
- 在本案中，本领域技术人员需要做出许多不确定的选择，包括特定的 AAV 起始序列和特定的点突变，而并无直接证据表明这些改动必然会改善肝脏的趋向性。
另一现有技术Fabb 教导了使用 AAV 载体构建一种较小版本的抗肌萎缩蛋白基因（即“微抗肌萎缩蛋白”）。在此，PTAB进一步讨论了权利要求 8 是否会因 ’772 专利和 Fabb 的公开而显而易见。并认为，请求人没有充分说明为什么本领域技术人员会结合 ‘772专利申请与 Fabb 的公开去改造 AAVrh.10，从而得到权利要求 8 的AAV载体。
专利权人指出，权利要求 8 的方案要求对肌肉组织而非对肺或肝的趋向性。请求人未解释，为什么将改善肝脏趋向性的 AAV 被用于携带小型或微型抗肌萎缩蛋白并靶向肌肉。
PTAB注意到，’772 专利中确实描述了AAVrh.10在肝脏和肌肉定向基因转移中的表现也十分突出，因此在审判中邀请双方当事人进一步就此问题展开讨论。
作为回应，在庭审中，请求人改变了先前的证词，并进一步增加了针对肌肉靶向的动机（感觉像是针对专利权人的观点硬拗了一个理由）。PTAB认定，请求人改变了其先前提出的动机，在答复中提出新的动机为时已晚。
最初，请求人的专家证人Schaffer 博士在提交的声明中仅提及保持 AAVrh.10 在肺中的优越性能，而完全未提及肌肉。
后来，请求人主张，应将专家证词解读为：POSA 会一次修改 AAVrh.10 的一个氨基酸残基，以免影响AAVrh.10 的理想特性，从而改善其肝脏趋向性，同时保持其在肺和肌肉中的优异趋向性。
这里看上去，请求人似乎没有针对每个权利要求的可专利性质疑做足准备，具体来说，没有特别搞清楚每个权利要求的发明点，比如，权利要求8的效果是实现肌肉靶向而不是肝靶向，并且还在庭审中增加新的证词但最终也未被采纳。可能请求人最初主要是针对权利要求1（即没有限定外源基因的技术方案）准备的证词，但从该案中可见，需要对于所有质疑的权利要求分别确定problem-solution-effect，并选择合适的现有技术和论证思路。
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